특허출원 제83-5397호
행정소송사건
96. 5.
| 발표자
| 화학특허 판례 (심결) 연구회 심사관 정 낙 승
|
| 【판결요지】 특허청심사편람중 분할출원 불인정통지에 관한
부분은 그 성질 및 내용에 비추어 특허청심사관들의 심사업
무 처리 절차에 관한 내부사무처리 준칙일 뿐 대외적인 구속
력이 있는 법규명령이 아니어서 심사관의 분할출원 불인정
통지는 출원인의 권리의무에 하등의 영향을 미치지 아니하는
것이므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분이 아니다.
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목 차
1. 서
2. 원출원·분할출원의 서지적 사항
3. 이건 분할출원 심사 경위
4. 출원인이 이건 분할출원을 행정쟁송 하기 위한 기반조성
5. 이건 분할출원 행정쟁송의 서지적 사항
6. 이건 분할출원 행정쟁송 사건의 쟁점
7. 행정 심판 (상공자원부)
8. 행정소송 (서울 고등법원)
9. 행정소송 (대법원)
10. 원출원과 이건 분할출원의 심사 및 행정쟁송 진행도
11. 대법원 판시의 이해
1. 서
이건 분할특허출원 제83-5397호 행정쟁송 사건은 우리 특허법이 심사청구 제도를 도
입하기 전에 출원한 (원)출원을 기초로 하고 동 제도 시행 이후 그를 출원분할한 분
할출원에 대하여 제기된 사건으로서, 우리 특허법이 1980. 12. 31 개정 법률 제
3325호 특허법에 의거 1981. 9. 1 심사청구제도를 도입한 후 1981. 8. 14자 특허
출원 제81-2954호를 원출원으로 한 이건 행정쟁송 사건의 대상인 1983. 11. 14자
이건 분할특허출원 제83-5394호는 그 특허청구의 범위 기재가 원출원 특허청구의 범
위 기재와 일부일치 (중복)하여 1984. 5. 14 출원인 일본국 히다찌 가세이 고오교
가부시끼 가이샤 ［日立 化成工業(株), 출원 대리인 : 변리사 이준구］에게 분할출
원 불인정 통지서를 송달한 바 있고, 출원인으로 부터 상당 기간 의견서 제출이 없
는 등 이건 분할출원은 1980. 12. 31 개정 법률 제3325호 특허법에 의한 1981. 9.
1 이후 출원으로서 심사청구 제도를 적용 받은 출원으로 되게 되었고 따라서 동법의
규정에 의거 이건 분할출원은 그 출원한 1983. 11. 14 부터 5년이 경과 되게 까지
출원심사청구가 없어 특허법 제 80조의 2 (출원심사의 청구) 제 5항 규정에 의거 취
하 간주처리 된 것인바, 이건 분할특허출원인은 특허청이 이건 분할출원에 대하여
분할출원 불인정 통지 (1984. 5. 14)를 한지 약 10년, 이건 분할출원이 "출원심사
미청구 취하간주 처리 된지 약 5년"이 경과된 1993. 11. 5 원출원의 출원공고결정
서와 함께 동일자로 특허법의 규정에 의거 등기우편으로 발송한 이건 분할출원불인
정 통지서중 유독 이건 분할출원 불인정 통지서만 "송달받지 못하였는 바, 특허청
은 출원인이 그를 송달 받았음을 입증 하여야만 한다"는 등의 주장을 하면서 제기된
행정소송 사건이다.
본 사례는 정부공문서 보존 기간이 통상 5년 내지 3년인점, 우체국의 장부류 보존
규정이 1년인 점 등을 악용한, 특허청이 출원인에 대하여 한 이건 분할출원 불인정
통지서의 송달입증이 어려움을 기회로 의도된 사례로서, 특허청·출원인 및 대리인
3자간 특히 출원대리인 이었던 변리사 이준구(1995. 8. 14 사망)의 신의 성실에 반
한 대리행위는 한·일 양국간 산업재산권 분쟁을 야기 시킨 경우라 하겠다.
이건 분할특허출원 제83-5397호 행정쟁송 사건 사례는 "이건 분할출원 불인정 통지
서 송달여부"를 쟁점으로 한 특허청과 출원인 (일본국), 사실상 출원대리인 이었던
변리사 이준구 (現 코리아나 특허법률사무소) 와의 약 3년간 법정 공방이 축약된 것
인바, 우리청 화학특허판례 (심결) 연구회는 이건 행정소송 사건을 이해함으로써
회원 상호간 산업재산권 경쟁력 강화에 일조케 함에 그 의의가 있다 하겠다.
3. 이건 분할출원 심사경위
이건 분할출원은 1981. 8. 14자 원출원의 1983. 11. 14자 분할출원으로 출원된
것인바, 특허청은 이건 분할출원의 분할적법 여부를 검토한 결과 원출원의 적법
한 분할출원으로 인정할 수 없어 1984. 5. 14 분할출원 불인정 통지를 한 바 있
었고 상당한 기간이 경과하기 까지 원고의 의견서 제출이 없어 원고가 승복 한
것으로 인정, 이건 분할출원을 1983. 11. 14자로 출원된 신규출원으로 취급하게
되었고 출원일로 부터 5년이 경과 하기까지 심사청구가 없어 1980. 12. 31 개정
된 특허법 제3325호 제80조의 2 (출원심사의 청구) 제 5항의 규정에 의거 1988.
11. 14자로 출원 취하간주 처리 된것임.
4. 출원인이 이건 분할출원을 행정쟁송하기 위한 기반조성
이건 분할출원 대리인 변리사 이준구는 1993. 11. 5 "한국 특허출원 제83-5397호
에 대한 취하처분의 철회 및 심사요청서"를 제출하면서 "이건 분할출원은 1981.
8. 14자 원출원의 1983. 11. 14자 분할출원인 바, 원출원은 1976. 12. 31 법률 제
2957호 특허법 (이하 "80이전 특허법" 이라 함) 하에서 출원 되었으므로 이건 분할
출원은 1980. 12. 31 개정 법률 제3325호 특허법 (이하 "80년 특허법" 이라 함) 부칙
제 3항 (경과 조치) 규정에 의거 80년 이전 특허법의 규정을 적용 받아 출원심사 청
구가 없더라도 심사를 하여야 함에도 불구하고 80년 특허법을 적용 출원심사 청구가
되어 있지 않았다는 이유를 들어 이건 분할출원이 출원날로 부터 5년이 되는 날인
1988. 11. 14 아무런 통지도 없이 취하처분 되었다"고 주장한 바
이에 대하여 특허청은, 이건 분할출원에 대하여는 1984. 5. 14 분할출원을 인정할
수 없다는 취지의 분할출원 불인정통지를 한 바 있어 원출원의 분할출원이 아닌 독립
된 신규의 출원인 바, 그렇다면 이건 분할출원은 80년 특허법의 규정에 의거 그
출원일인 1983. 11. 14 부터 5년이 경과한 1988. 11. 14까지 심사청구가 없어 취하
간주 처리된 것이라 답변하고 출원 대리인 변리사 이준구의 요청을 거부 하였음.
6. 이건 분할출원 행정쟁송 사건의 쟁점
가. 피고가 원고에게 한 1984. 5. 14자 분할출원 불인정 통지서의 송달여부
나. 피고가 원고에게 한 1984. 5. 14자 분할출원 불인정 통지서의
1) 내용면에서
·분할출원 불인정 타당성의 여부
2) 절차면에서
·시행명의 적합성의 여부 ［심사관계 사무취급규정 (심사관) 및 심사편람
(청장)과 관련］ 등
7. 행정심판 (상공자원부)
가. 신청인 (출원인) 청구취지 : 피청구인 (특허청)이 청구인 (출원인)에 대하여
1993. 11. 19자로 한 이건 분할출원 취하처분 철회 거부처분 및 심사 거부
처분은 이를 각 취소한다
나. 신청인·피신청인의 공격·방어
신청인은 이건 행정심판청구의 이유로서
1) 피청구인은 청구인이 한 "이건 분할출원에 대한 특허청의 1988. 11. 14자
취하처분을 철회하고 심사를 하여 주기 바란다는 취지"의 1993. 11. 5자 요청
을 거부한 11. 19자 처분은 취소되어야 한다.
2) 피신청인이 청구인에게 한 1984. 5. 14자 이건 분할출원 불인정통지서는 받
은적이 없다.
3) 피청구인이 청구인에게 한 1984. 5. 14자 이건 분할출원 불인정 통지서는
가) 내용면에서 :
원출원은 중간물질의 제조방법에 관한 발명과 최종물의 제조방법에 관한
발명 양자를 포함하고 있지만 그 특허청구범위는 최종물의 제조방법 발명
만을 그 대상으로 하고 있고 이건 분할출원은 중간물질의 제조방법 발명
을 대상으로 하고 있는 바 이건 분할출원은 원출원의 정당한 분할출원이
다.
나) 절차면에서 :
피청구인은 심사편람 17 : 04 (변경출원에 있어서 출원일 소급이 인정되
지 아니하는 경우의 취급)의 규정인 "피청구인 명의로 청구인에게 통지를
하였어야 하고", "청구인에게 의견서 제출의 기회를 주었어야 하며", "위
두절차를 밟은 후 청구인에게 분할출원 불인정 통지를 하였어야 하는" 절
차 어느 것도 밟지 아니 하였는 바
4) 따라서 피청구인이 청구인에게 한 1984. 5. 14자 분할출원 불인정 처분은 그
내용상, 절차상 하자가 너무 크고 명백할 뿐만 아니라 처분으로서의 외관을
갖추고 있지 못하므로 무효 또는 부존재한다고 주장한 바
피청구인은
1) 청구인은 이건 @-1심판청구의 이유에@-0서는 "피청구인이 이건 분할출원에
대하여
1988. 11. 14 자로 출원취하처리한 것을 행정처분으로 보고 그 취소를 구함과
동시에 위 출원에 대한 심사요청"을 하고 있고 이건 심판청구의 취지에서는 "
1993. 11. 19자 피청구인의 이건 분할출원에 대한 취하처분철회 거부처분 및
심사 거분처분"의 취소를 구하고 있는 바, 첫째, 청구인의 주장을 받아들
여 취하처리를 취하처분으로 보고 이건 심판청구의 적법여부를 살피면 청구인
이 취소를 구하고 있는 취하처분은 1988. 11. 14에 이루어졌고 이건 심판청
구는 1994. 1. 14에 이루어져 심판을 청구할 수 있는 기간인 처분이 있은 날
로 부터 180일을 초과하였으므로 행정심판법 제 18조 제 3항 및 같은 제 4항
의 규정에 따라 확정 되었다 할 것이어서 위 처분의 불가쟁력에 의하여 더
다툴 수 없다고 봄이 상당하다 하겠고, 행정처분에 대한 취소를 구함에 있어
서는 행정심판법 제18조의 규정에 따라 심판청구 기간이 제한을 받게 된다 할
것인바 같은조 제 1항에서는 처분이 있음을 안 날로부터 60일, 같은조 제 3
항에서는 처분이 있은 날로부터 180일이 경과하면 취소심판을 제기하지 못하
도록 규정하고 있고 이 두기간중 어느 하나라도 도과하면 행정심판을 제기할
수 없게 되는 것임. (대법원 판결). 둘째, 이건 심판청구의 적법여부를
살피면 청구인의 심사미청구에 의한 출원취하 간주는 특허법 제 80조의 2의
제 5항의 규정 (1980. 12. 31 법률 제3325호)에 의하여 법률로서 의제된다 할
것인 바 이는 행정처분에 해당되지 아니한다고 답변
2) 위 청구인의 주장 제 2항 및 제 3항은 행정소송에서 재론되고 있는 바 생략
다. 상공자원부 재결
1) 원출원 및 이건 분할출원에 대한 심사진행 상황을 볼 때 청구인은 피청구인이
한 1984. 5. 14 자 이건 분할출원 불인정 통지를 받지 아니 하였다는 주장은
믿기 어려움. 따라서 이건 분할출원은 청구인이 80년 개정된 특허법 규정
에 의거 심사청구를 정해진 기간내에 하지 아니 하였는 바 1988. 11. 14에 취
하 간주된 것임.
2) 청구인이 이 사건 심판청구취지로서 피청구인이 청구인에 대하여 1993. 11.
19에 한⊆이건 분할출원의 취하처분철회 거부처분의 취소는⊇이건 분할출원은
법률의 규정에 의하여 취하 간주된 바⊆피청구인에 의한 취하처분이 있었음을
전제로 하는 청구는⊇이유없고, 위 같은 날에 한⊆이건 분할출원의 심사거부
처분의 취소@-0는 이건 분할출원은 취하 간주되어 심사의 대상으로 남아있지
아
니하니 부적법한 것임.
8. 행정소송 (서울고등법원)
"특허출원 심사거부 처분 취소청구 및 분할출원 불인정 처분 무효확인의 소"
가. 원고 (출원인) 의 청구취지
1) 피고 (특허청)가 원고 (출원인)에 대하여 1993. 11. 19자로 한 이건 분할출
원 심사거부처분을 취소 한다.
2) 피고가 원고에 대하여 1984. 5. 14자로 한 이건 분할출원의 분할출원 불인
정 처분은 무효임을 확인한다.
나. 원고·피고의 공격·방어
1). 1993. 11. 19자 심사거부 처분 취소 청구에 대하여
원고는 피고의 이건 분할출원 불인정 처분은 무효이므로 이건 분할출원은
출원 계속중에 있는 바 원고의 1993. 11. 5자 이건 분할출원에 대한 심사
요청에 대하여 피고의 1993. 11. 19자 거부는 위법이다 라고 주장한 바
이에 대하여 피고는 피고의 1984. 5. 14 자 이건 분할출원 불인정 통지는 적
법하게 이루어 졌으므로 이건 분할출원은 1983. 11. 14 자로 출원된 신규출
원으로 보아야 하고 또한 1981. 9. 1 부터 시행되는 심사청구 제도의 적용을
받아야 하는 출원으로서 출원일로 부터 5년이 경과 한 1988. 11. 14까지 심
사청구가 없어 취하처리 된것인바 심사할 대상이 없어졌다 할 것이어서 원고
의 심사요청은 받아 들일 수 없다고 답변.
2). 1984. 5. 14자 분할출원 불인정 처분 무효확인 청구에 대하여
가) 내용면에서
원고는 원출원은 중간물질의 제조방법에 관한 발명과 최종물의 제조방법
에 관한 발명의 양자를 포함하고 있지만 그 특허청구범위는 최종물의 제
조방법에 관한 발명을 대상으로 하고 있고 이건 분할출원은 중간물질의
제조방법에 관한 발명만을 대상으로 하고 있으므로 이건 분할출원은 원
출원의 정당한 분할출원이라고 주장한 바
이에 대하여 피고는 원출원과 이건 분할출원의 청구범위를 대비하여 보
면 원출원에는 폴리아미드산 - 실리콘 중간물질의 제조방법과 폴리이미드
- 이소인드로퀴라졸린디온 - 실리콘 혼성중합체 수지의 제조방법이 기재
되어 있슴을 알 수 있고, 이건 분할출원에는 폴리아미드산 - 실리콘 중
간물질의 제조방법이 기재되어 있슴을 알 수 있어 그렇다면 양자출원에
서 폴리아미드산 - 실리콘 중간물질의 제조방법이 이중으로 특허청구 되
었다 할 것인 바 중복특허금지의 원칙에 따라 이건 분할출원은 원출원의
적법한 분할출원이 아니라 할 것이고 이건 분할출원이 적법한 분할출원
이 되기 위하여서는 원출원의 특허청구범위에서 폴리아미드산 - 실리콘
중간물질의 제조방법을 삭제 하여야 했음. 또한 원고가 제출한 갑제 10
호증 (지적소유권법, 송영식외 2 공저, 육법사, 1994. 3. 5) 제 402쪽에
기재된 (2) 분할의 요건 "(마) 분할출원발명과 분할후의 원출원 발명과는
전부는 물론 일부도 동일하지 않아야 한다"는 의미는 분할출원의 청구범
위와 원출원의 청구범위가 일부일치 (중복) 하면 부적법한 분할로 한다는
것인 바 원고도 자인하고 있는 부적법한 분할을 적법한 분할이라 주장하
고 있다고 답변
나) 절차면 (명의 등)에서
원고는 특허법, 동시행령, 동시행규칙에 아무런 규정을 두지 아니하고 특
허청 심사편람에 규정하고 있는 절차인 분할출원 불인정 통지는 "피고
명의로 하였어야 함에도 불구하고 심사관 명의로 하였고", "원고에게 의
견서 제출 기회를 주지 아니 하였으며", "원고에게 분할출원 불인정 처분
을 통지하지 아니 하였다"고 주장하고 있는 바
이에 대하여 피고는 피고가 원고에게 1984. 5. 14 한 이건 분할출원
불인정 통지는 이건출원 심사당시 시행되던 심사관계 사무취급 규정의
규정에 따라 담당심사관 명의로 적법하게 이루어졌고, 의견서 제출 기회
도 상당 기간 주어졌는 바 원고로 부터 아무런 의견서 제출이 없어 원고
가 승복으로 인정 하였음, 또한 이건 분할출원 불인정 처분 통지는 의견
서 제출이 있고 피고가 원고의 의견을 받아들 일 수 없는 경우에 한하여
취하는 절차이지 의견서 제출이 없는 경우에는 구태여 같은 절차를 다시
밟을 필요는 없는 것이라고 답변.
원고는 심사관계 사무취급 규정은 행정규칙의 성질을 가지지 않은 특허청
내부의 업무처리 지침에 불과한 것으로서 행정규칙의 성질을 갖는 심사편
람규정의 하위 규정에 불과하다고 주장한 바
이에 대하여 피고는 심사편람은 심사의 일관성 유지를 위한 단순한 가이
드라인에 불과하고 법률적 효력을 가진것은 훈령인 심사관계 사무취급 규
정이라 답변.
원고는 의견서 제출의 기회를 주었다고 말할려면 통지서상에 기간을 명시
하여 언제까지 의견서를 제출할 수 있다고 명시적으로 의견서 제출의 기
회를 주었어야 한다고 주장한바
이에 대하여 피고는 의견서 제출 기간이 법정기간이 아니므로 반드시 기
간을 명시할 필요는 없고 상당한 기간을 허용하면 족하며, 이건 분할출
원의 심사 당시 특허법에 의하면 "분할출원을 불인정 할 때에는 출원인의
의견을 들어야만 한다는 규정이 없음"은 피고가 원고에게 한 이건 분할출
원 불인정통지는 법정(法定)이 아니므로 위법한 것이 아님은 판례의 일관
된 견해라 답변
다) 분할출원 불인정 통지 불송달에 대하여
원고는 피고가 원고에게 한 1984. 5. 14자 이건 분할출원 불인정 통지는
송달 받지 아니 하였는 바, 절차상 흠에 대한 입증책임은 원칙적으로 원
고가 행정행위의 무효사유를 입증할 책임이 있다 하겠으나 원고가 피고로
부터 분할출원 불인정 통지를 송달 받지 아니하였다는 소극적 원인 사실
은 이를 입증할 방법이 없기 때문에 피고가 분할출원 불인정 통지를 하였
다는 적극적 원인 사실을 입증할 책임 즉 입증 책임은 전환 된다고 주장
하고 있는 바
이에 대하여 피고는 "우리청 기록에 의하면 이건 분할출원에 대한 분할
출원 불인정 통지를 원출원의 출원공고결정서와 함께 1984. 5. 14 등기
우편으로 송달한 것이 명백하고", "원출원의 출원공고 결정서가 송달 되
었음이 원고가 후속 절차를 밟은 사실로 미루어 볼 때 분명한 데 유독 분
할출원 불인정 통지만 송달 되지 아니 하였다는 점은 믿기 어려우며", "
특허법의 규정에 따라 송달한 분할출원 불인정통지가 반송된 흔적도 찾아
볼 수 없으므로 위 통지가 송달 되었다고 봄이 상당하고 (판례)", "특허
법 제 10조의 규정에 의하면 원출원과 분할출원은 동시에 심사 (분할출원
적법 여부에 대한 심사도 포함) 하도록 규정 되어 있는 바 원출원에 대
한 절차가 끝날 때 까지 특허업무에 정통한, 원고의 출원대리인이 이었던
소외 이준구 변리사가 심사촉구를 한 적이 한번도 없었던 점", "정부문서
보존 기간이 통상 3년 내지 5년인 바 송달증명서류 등 (우체국의 등기우
편물 수령증)을 폐기한 후 약 5년 (우체국의 장부류 보존기간 1년), 원출
원을 특허등록한 후 약 10년이 경과한 지금에야 불송달을 주장 하는 것은
분할출원 불인정에 대한 승복을 번복해야 할 나름대로의 사정변경이 있었
지 않았나 하는 점", "이건 분할출원이 출원심사 미청구 취하처리 (1988.
11. 14) 되기 까지의 기간중인 1987. 6. 1, 1988. 5. 21에 원출원의 제
4년분 및 제 5년분의 특허료를 각 납부할 점", "특허법의 규정에 의하면
특허에 관한 서류는 언제라도 열람 등을 할 수 있는 점", "행정처분의 당
연 무효를 구하는 행정소송에 있어서는 원고에게 그 행정처분이 무효인
사유를 주장, 입증할 책임이 있음은 판례의 일관된 견해" 라 항변하였을
뿐만 아니라 변리사 이준구에 대한 1994. 12. 10 서증조사 결과 "원고
는 이건 분할출원 불인정 통지서만을 송달 받지 아니 하였음을 증명할 수
있는 아무런 근거없이 단순히 "원출원· 이건 분할출원 서류 수발상황기
록표지"상에 분할출원 불인정 통지서가 기재되어 있지 않다"는 이유만으
로 이건 분할출원 불인정 통지서만을 불송달 주장함은 특허출원심사의 경
험칙상 받아 들일 수 없다고 답변.
라) 기타
원고는 분할출원 불인정 통지서는 명의가 피고로 되어 있지 아니하고 통
지서 우상단에 결재란이 있는 등 정식의 통지서가 아닌 내부결재 서류와
같은 형식을 하고 있는 점 등으로 미루어 볼 때 본건 통지가 실제로 이
루어지지 아니 하였다고 봄이 합리적이라 주장한 바
이에 대하여 피고는 행정청이 행정행위를 할 때 결재를 얻은 결재 서류
를 기초로 하여 시행문을 작성, 발송하고 결재 서류는 기록에 편철하는
것이 문서처리 방법이므로 내부결재 서류의 형식을 취하고 있으므로 통지
가 실제로 이루어지지 아니 하였다고 하는 것은 행정관행을 모르고 하는
말이라 답변.
다. 서울고등법원 판결
1). 기초사실
피고가 1984. 5. 14 에 한 이건 분할출원 불인정은 원고에게 통지한 사실
을 인정
2). 피고의 분할출원 불인정의 행정처분성 여부
심사편람 중 분할출원 불인정통지에 관한 부분은 그 성질 및 내용에 비추어
특허청 심사관들의 심사업무처리 절차에 관한 내부 사무처리 준칙일 뿐 대
외적인 구속력이 있는 법규 명령이라 할 수 없다 할 것인데, 위 분할출원
불인정 통지를 하도록 한 취지는 분할출원이 있는 경우 그 출원의 발명이
특허요건을 충족하는 것인지 여부를 심사하기에 앞서 소정의 분할요건의
존부에 관한 판단이 필요한 바, ⊆분할요건에 대한 판단은 이를 출원인에
게 통지하여야 한다는 취지를 정한 법 규정이 없는 이상 원래 심사의 과정에
서 심사관의 내심(內心)에서 이루어지면 족하나 이를 출원인에게 알려 의견
을 진술할 기회를 줌으로써 그 심사의 적정을 기하기 위한 것에 지나지 아니
한다 할 것이고, 출원인으로서는그 분할출원에 의한 출
원일의 소급이 인정되지 아니한 결과 거절사정이 된 경우에 그 거절사정에
대한 항고심판에 의하여 다시 출원일의 소급을 주
장할 수 있는 것이므로 심사관의 위 분할출원 블인정 통지는 출원인의 권리
의무에 하등의 영향을 미치지 아니하는 것이라 할 것이다.
이건 분할출원 불인정은 출원인의 구체적인 공법상의 권리의무관계나
법률상의 이익에 직접적, 현실적인 변동을 생기게 하는 것은 아니라 할 것이
므로 위 피고가 1984. 5. 14자로 한 이 사건 분할출원에 대한 분할출원 불인
정 통지는 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 할 수 없다.
3). 피고의 심사거부의 행정처분성 여부
피고가 1993. 11. 19 자로 한 원고의 같은 달 5.자 이 사건 분할출원에
대한 심사요청 거부에 관하여 본안에 앞서 항고소송의 대상이 되는 행정처
분에 해당 하는지 여부를 보건대, 국민의 신청에 대한 행정청의 거부가
항고소송의 대상이 되는 처분이 되기 위해서는 그 신청한 행위가 공권력의
행사로서 신청인의 권리의무나 법률관계에 영향을 미치는 행위이어야 하고
신청인에게 그러한 신청을 할 법규상 또는 조리상의 권리가 있어야 한다
할 것이다. 이 사건 분할출원은 위 개정 특허법의
규정들에 따라 확정적으로 취하 간주된 것이라 할 것이므로 위 개정 특허
법이 정한 심사청구 기간내에⊇이 사건 분할출원에 대한⊆심사청구를 하지
아니한 원고로서는 위 기간 도과 후인 1993. 11. 5 비로소 피고에게 이 사
건 분할출원에 대하여⊆심사할 것을 신청할 법규상 또는 조리상의 권리가
없다 할 것이다. 피고가 원고의 위 심사요청을 거부한 것은 원고의
구체적인 공법상의 권리의무관계나 법률상의 이익에 직접적, 현실적인 변동
을 생기게 하는 것은 아니라 할 것이므로 ⊆항고소송의 대상이 되는 처분이
라 할 수 없다⊇할 것이다.
4). 결론
피고가 원고에 대하여 1993. 11. 19자로 한 이 사건 분할출원에 대한
심사거부 및 1984. 5. 14 자로 한 이 사건 분할출원에 대한 분할출원 불
인
정은 모두 행정소송의 대상이 되는 행정처분이라고 할 수 없으므로
9. 행정소송 (대법원)
가. 상고인·피상고인의 공격·방어
1). 이건 분할출원 불인정 통지 불송달에 대하여
상고인은 원심은 "이건 분할불인정의 통지를 피고가 원고에게 발송하였다는
사실 및 원고가 이를 수령하였다는 사실을 뒷받침하는 증거가 전혀 존재하지
아니함에도 불구하고 ［갑제 3호증 통지서 (분할출원 불인정 통지서)는 내부
결재서류의 사본에 불과하므로 위 사실을 뒷받침하는 증거가 될 수 없다］
⊆이 사건 분할출인정이 피고로 부터 원고에게 통지 되었다는 사실을 인정한 것"
은 입증책임 분배의 원칙을 위반 하고 채증법칙을 위배한 것이라 주장하고 있
는 바
- 이에 대하여 피상고인은 원심에서 상론한 바 있는 바 생략
2). 분할출원 불인정 처분에 대한 불복가능 여부
원심은 1980. 12. 31 개정된 특허법 제 125조 제 1항은 "사정 또는 심판의
심결을 받은 자가 불복이 있을 때에는 그 사정 또는 심결의 송달을 받은 날로
부터 30일내에 항고심판을 제기할 수 있다." 라고 규정하고 있으므르 분할
출원인에게 불복의 방법이 있었다는 취지로 판시하였으나⊆1980년 특허법⊇제
125조 제 1항의 해석과 관련하여 항고심판의 대상이 되는 "사정"에 거절사정
이외에 특허사정도 포함되는지 여부에 관하@-0여는 학설이 갈려 있었고 실무
상으
로는 특허사정에 대하여 항고심판의 제기가 허용된 예가 전혀 없어, 이와 같
은 논쟁의 소지를 없애기 위하여 1990년에 항고심판을 제기할 수 있는 것은
거절사정에 한하는 것으로 특허법이 개정되기에 이른 것인 바 (현행 특허법
제 167조 참조). 이러한 점을 감안한다면⊆1980년 특허법 하에서 심사관의⊇
⊆분할불인정에 대하여 항고심판을 통하여 다툴수 있었다고 하는 원심의 판단은
매우 잘못된 판단이라고 주장하고 있는 바
이에 대하여 피상고인은 적법한 분할출원에 대하여 심사관이 부적법하다고
판단하여 분할출원을, 분할출원일에 출원한 신규출원으로 보고 (이 경우에
는 출원일의 소급이 인정되지 아니함) 심사하는 경우에는 당시의 특허법 제
11조 및 같은법 제 6조 제 2항의 규정에 따라 선원인 원출원에 의하여 거절
사정만을 할 수 있을 뿐이지 상고인의 주장처럼 특허사정을 할 경우는 전혀
없다고 답변
나. 대법원 판결
1). 원고는 특허청 심사관으로 부터 이 @-1사건 분할출원 불인정처분 사실을 통지
받⊇
⊆지 못하였는데도 불구하고,⊇원심은 원고가 위 처분을 통지받았다고 인정하였
으니 이는 입증책임분배의 원칙을 위반하고 채증법칙을 위반하여 사실을 오인
하였다는 것인 바, ⊆이는 이 사건 소가 적법함을 전제로 한 것@-0이어서 이
사
건 소가 부적법하다고 판단한 원심판결에 대한 적법한 상고 이유가 되지 못
한다.
2). 원심은, 분할출원에 대하여 ........분할출원 불인정은 출원인의 구체적인 공
법상의 권리의무관계나 법률상의 이익에 직접적, 현실적인 변동을 생기게 하
는 것이 아니므로 특허청 심사관의 이 사건 분할출원 불인정통지는 항고소송
의 대상이 되는 행정처분이 아니하고 판단하였다. ........@-1원심의 위와 같은
⊆판단은 정당하고@-0 .........분할출원에 대한 법리오해나 항고소송의 대상이 되
는 행정처분에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.⊆분할출원 불인정
⊆처분 자체가 행정심판의 대상이 되는 행정처분임을 전제로 하는 소론의 주장
⊆은 받아들일 수 없다.⊇논지는 이유 없다.
11. 대법원 판시의 이해
가. 특허청이 출원인에게 한 이건 분할출원 불인정 통지서 송달 여부에 관하여,
우리 대법원은 원심 및 이의 전심인 행정심판이 한 "피고는 1984. 5. 14 원고
에게 이건 분할출원 불인정 통지를 하였다는 사실을 인정" 함과 동시에 원고가
제기한 이 사건 소는 "적법한 것임을 전제로 한 것이다" 라는 입장을 유지하고
원고의 불송달 주장을 배척하고 있다.
이건 행정쟁송 사건은, 피고가 원고 (출원 대리인 : 변리사 이준구)에게 특허법
의 규정에 의거 등기우편으로 원출원의 출원공고 결정서와 이건 분할출원의 불
인정 통지서를 동일자로 함께 송달한 바 있는 점, 등기우편으로 송달된 이건 분
할출원 불인정 통지서는 반송된 바 없어 위 통지가 송달되었다고 봄이 상당하다
는 대법원의 일관된 견해, 정부공문서 보존기간이 통상 3년 내지 5년 인점, 이
건 분할출원에 대하여 분할출원 불인정 통지를 한 후 약 10년이 경과된 점, 이
건 분할출원이 출원심사 미청구 취하 간주 처리 (1988. 11. 14) 되기 까지의 기
간 중에도 원고는 원출원에 대하여 제 4년분 및 제 5년분 특허료를 납부한 점,
소외 출원당시 대리인 이었던 변리사 이준구에 대한 현장검증, 변론의 전취지
등 기초사실을 미루어 보아 원심은 원고의 불송달 주장을 배척하고, 원고가 이
건 분할출원 불인정 통지서상의 내용면과 절차면에서의 흠을 다투고 있는 점은
원고가 이건 분할출원 불인정 통지서를 송달 받았음을 전제로 하는 다툼인 바,
그렇다면 원고는 "이건 분할출원 불인정 통지서를 받지 아니 하였다는 주장과
"이건 분할출원 불인정 통지서는 그 내용면과 절차면에서의 흠이 있다"는 주장
은 "서로 양립될 수 없는" 주장을 한 잘못이 있다고 대법원은 판시한 것으로
이해된다.
나. 이건 분할출원 불인정 통지의 행정처분 여부
대법원은 원심이 한 "이건 분할출원에 대하여 특허법이 분할출원의 기간, 분할
출원의 방법이외는 별도의 절차 규정을 두고 있지 아니하고, 특허청 심사편람중
분할출원 불인정 통지에 관한 부분은 그 성질 및 내용에 비추어 특허청 심사관들
의 심사 업무처리 절차에 관한 내부 사무처리 준칙 일 뿐 대외적인 구속력있는
법규명령이 아니어서 심사관의 분할출원 불인정 통지는 항고소송의 대상이 되는
행정처분이 아니다"라는 취지의 판시를 지지하고 있는 바, 이는 이건 사건에 대
하여 행정심판이 한 "분할출원에 관하여 심사관이 출원인에 대하여 알리는 분할
출원 인정 여부에 관한 의견은 행정처분적 성격이 아니다" 라는 취지의 입장도
지지하고 있다 하겠다.
특허청 심사관들의 심사업무 처리절차에 관한 내부 사무처리 준칙으로서 심사의
일관성 유지를 위한 심사편람중 분할출원 불인정 통지서에 관한 부분은 특허제도
이용에 완전을 기할 수 없는 출원인에게 원출원을 출원분할한 분할출원이 분할출
원 불인정되는 경우에 있어 불측의 피해를 주지 아니 하도록 편의를 도모하기 위
한 제도적 장치인 바, 이는 행정규칙도 아니며, 더구나 법규명령도 아닐 뿐만
아니라 이건 분할출원심사 당시 특허법의 규정에 의하면 "분할출원을 불인정할
경우에는 출원인의 의견을 들어야만 한다"는 등의 규정이 없는 이상 출원인의 구
체적인 공법상의 권리의무관계나 법률상의 이익에 직적적 현실적인 변동을 생기
게 하는 대외적인 구속력이 있는 법규 명령이 아니어서 심사편람중 분할출원 불
인정에 관한 부분은 항고 소송의 대상이 되는 행정처분은 아니라고 판시한 것으
로 사료된다.
다. 분할출원 불인정의 항고소송대상 여부
대법원은 원심이 한 "분할출원에 대하여 특허법이 분할출원의 기간, 분할출원의
방법 이외는 별도의 절차 규정을 두고 있지 아니하므로 분할출원에 대하여도 통
상의 출원과 같이 심사관이 특허사정 혹은 거절사정을 하게 되고, 분할출원이 인
정되지 아니하여 거절사정된 출원인은 통상의 거절사정의 경우와 같이 이에 대하
여 항고하여 분할의 적법성과 발명의 신규성 등 당해 출원발명의 특허성을 다투
어 그 출원일의 소급을 인정 받아야 한다"는 취지의 판시를 유지하고 있는 바,
이는 이건 사건의 전심인 행정심판이 한 "분할출원의 적법성에 관한 심사는 그
출원의 심사에 포함되고 분할출원의 적법성에 관한 판단의 당부 즉 출원일의 판
단과 거기에 따른 신규성에 관한 판단은 심사결과를 대상으로 하여 심판절차를
통하여 다툴 수 있다" 취지의 재결도 지지하고 있다 하겠다.
이 점은 건외 행정심판 87행심 3 (상공자원부 '87. 9. 21) "특허출원 종결처
분 및 의견서·보정서 반려처분에 대한 행정심판 청구사건" 에서 분할출원 불인
정에 대하여 한 "분할에 따른 출원일의 소급효가 인정되는지의 여부가 어차피
해당출원의 특허성에 관한 판단에 포함되는 것이고, 그러한 최종적 판단에 관한
불복절차가 마련되어 있으므로 따로이 분할 효력의 인정유무를 미리 가리거나 그
점을 따로 다루게 할 필요가 없다"는 취지의 재결도 지지하고 있다 하겠다.
원고는 이건 분할출원이 분할출원으로서의 요건을 갖추었느냐 즉, 분할출원이 인
정될 것이냐 여부의 판단절차와 불복방법에 대하여 특허법 및 동법 시행령, 시행
규칙은 아무런 언급이 없는 이상 이에 관한 심사편람중 분할출원 불인정 통지에
관한 부분은 법규 보충적 성격과 기능을 가진다 하겠고, 그렇다면 이건 분할출
원 불인정 처분에 대하여 일반 행정심판과 행정소송을 통하여 불복할 수 있다는
취지의 주장하고 있으나 행정심판법 제 3조 (행정심판의 대상) 제 1항은 "행정
청의 처분 또는 부작위에 대하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외
하고는 이 법이 정하는 바에 의한다." 라고 규정하고 있고 행정소송법 제 8조
(법적용 예) 제 1항에 의하면 "행정소송에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이
있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 의한다." 라고 각 규정하고 있는
바 그렇다면 행정심판이나 행정소송은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에
에는 제기할 수 없슴을 규정하고 있다 하겠다.
여기에서의 다른 법률에 특별한 규정 (절차) 이란 특허법을 의미하고 있다 하겠
고 특허법 제 125조 (항고심판의 청구) 제 1항에 의하면 "심사 또는 심판의 심
결을 받은 자가 불복이 있을 때에는 그 심사 또는 심결을 받을 날로 부터 30일
이내에 항고심판을 청구할 수 있다" 라고 규정하고 있슴을 알 수 있는 바, 원고
는 이건 분할출원의 분할인정 여부에 대한 다툼을 특허법의 규정에 의거 통상의
출원과 같이 절차적 대응을 하지 아니하고 행정쟁송으로 한 잘못이 있다고 대법
원은 판시한 것으로 판단된다.