특허, 실용신안 등록출원의 명세서 심사기준에 관한 연구

특허,실용신안 등록출원의 명세서 심사기준 연구

특허심사기준연구회 소개

특허청 특허심사기준연구회는 특허청 연구회 활성화의 일환으로 1996년4월8일에 특허· 실용신안심사기준을 연구하기 위해서 발족한 연구회입니다. 연구회의 조직과 연구활동상 황을 소개하겠습니다.

또한, 본연구회의 연구결과를 본지에 발표하여 그 내용의 적부를 검 증받고자 합니다.

연구회명칭
특허심사기준연구회
목적 특허법 개정에 대응할 수 있는 심사기준의 연구 일본, 미국, 유럽특허청의 특허심사기준 및 제도연구 특허제도의 운용에 대한 국제적인 조화를 도모할 수 있는 특허제도 의 연구 산업재산권운영협의회의 자문 및 의견제시

연구회원

소 속	성 명	비 고
심사4국 영상기기심사담당관실 전 기 전 자 통 신 반 도 체 영 상 기 기	공업서기관 이 종 일 심 사 관 홍 승 규 공업서기관 이 택 수 심 사 관 조 재 신 " 장 완 호 " 김 민 희 " 강 흠 정 " 박 형 식 " 김 승 조 " 강 해 성	총괄회장 한·일분임 간 사 한·일분임 미국분임 미국분임 유럽분임 미국분임 미국분임 분임총괄 유럽분임 분임총괄 미국분임 분임총괄 한·일분임

'96 연구계획
4월 : 연구회구성 및 자료수집 5월 ~ 6월 : 외국특허심사기준 및 자료 등의 번역 7월 ~ 11월 : 심사기준 연구 12월 : 연구결과 종합 및 책자발간 특허청 특허심사기준연구회 연구자료 001[명세서] 특허·실용신안등록출원의 명세서 심사기준에 관한 연구 1996.6

특 허 청 특허심사기준연구회

심사4국 공업서기관 이종일

차 례

제 1 편 명 세 서

특허를 받고자 하는 자는 명세서, 필요한 도면 및 요약서 를 첨부한 출원서를 특허청장에게 제출해야 한다(특허법 제 42조 제1항 및 제2항). 명세서에는 「발명의 명칭」, 「도면 의 간단한 설명」,「발명의 상세한 설명」 및 「특허청구범위 」(이하"명세서의 기재요건"이라 한다.)를 기재해야 한다.(특 허법 제42조 제2항) 「 발명의 상세한 설명 」에 기재하여야 할 내용에 대해서는 동 제3항에, 「 특허청구범위」에 대해서 는 동 제4항 및 제5항에 규정되어 있다. 또한 2이상의 발명이 라도 하나의 출원서로 특허 출원할 수 있는 요건 「1특허출 원의 요건」에 대해서는 동법 제45조에 규정되어 있다. 이하, 명세서의 기재요건에 대해서는 제1장에서, 1특허출 원의 요건에 대해서는 제2장에서 설명한다.

제1장 명세서 기재요건

명세서의 의의
특허제도는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다. (특허 법 제1조) 즉 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개하도록 한 자에 대하여 일정기간, 일정 조건하에서 특허권이라고 하는 독점권을 부여하므로서 발명의 보호를 도모하는 한편 제3자 에 대해서는 그 공개에 의해 발명의 내용을 알려서 그 발명을 이용할 기회를 주 는 것이다. 그리고 발명에 대한 이와 같은 보호 및 이용은 발명의 기 술적 내용을 공개하기 위한 기술문헌, 특허발명의 기술적 범위를 정확히 명시하는 권리서로서 의 사명을 갖는 명세서를 통해서 이루어지게 된다. 특허법 제42조 제3항은, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재요 건에 대해서 규정하고 있다. 이는 기술문헌으로서의 사명을, 또 동 제42조 제4항 및 제5항은 특허청구범위의 기재요건에 대해서 규정하고 있다. 이는 권리서로서 의 사명을 표 명하고 있다. 따라서 특허제도의 목적은 이들 규정의 요건을 만족하 는 명세서에 의해서 비로소 달성되는 것이다. 그러므로 심사관은 명세서의 상세 한 설명과 특 허청구범위의 기재상태에 대해서 같은 정도의 중요도를 두고 심사할 필요가 있 다.
특허로써 보호를 받고자 하는 발명의 파악
특허법 제42조 제4항 제3호는 특허청구범위에는 「 보호를 받고자 하 는 발명」의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재한다는 취 지를 규정하고 있다. 이것은 발명의 상세한 설명에 개시한 「발명」중에서 출원인이 스스 로의 판단으 로 특허로써 보호를 받고자 하는 발명에 대해서 기재하고 있는 곳은 특허청구범 위라는 것을 명확히 나타내고 있는 것이다. 즉,
(1) 예를 들어서 발명의 상세한 설명에 기본이 되는 물의 발명에 대해서 다 음과 같은 1특허출원의 범위로 할 수 있는 발명에 대해서 다면 적으로 기 재되어 있을 경우, 그 발명중에서 어느 발명에 대하여 특허로써 보호를 받고자 하는가.
(2) 발명의 상세한 설명에 기재된 상위개념의 발명 또는 하위개념 의 발명중 어느 계층의 발명에 대해서 특허로써 보호를 받고자 하는가 를 출원인이 스스로의 의사로 선택하여 그 발명에 대해 특허청구범 위에 기재할 수 있다는 것을 의미하고 있다고 해석된다. 따라서 각 청구항에 기재된 발명의 파악은 출원인이 스스로의 의 사로 표현한 특허청구범위의 기재를 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 의해서 한다. 이 경 우 그 발명의 파악을 하는데 발명의 상세한 설명 및 도면을 참작할 수 있다. 그 러나 특허청구범위의 기재를 떠나서 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 효과 및 도면에 의해서만 청구항에 기재된 발명을 파악해서는 안된다.
발명의 상세한 설명

3·1 특허법 제42조 제3항

3·1·1 발명의 목적

「발명의 목적」에는 산업상 이용분야, 종래기술 및 발명이 해결 하고자 하는 과제 등이 기재되어야 한다. 여기서 종래기술에 관한 문헌은 청구항에 기재된 발명의 특허성을 평가할 때 중요한 수단의 하나이다. 따라서 특허를 받고자 하는 발명과 관련이 깊은 문헌이 존재할때는 가능한 한 그 문헌명을 기재해야 한다.

3·1·2 발명의 구성

3·1·3 발명의 효과

3·1·4 발명의 목적, 구성 및 효과의 상호관련

발명의 상세한 설명에는 발명의 목적, 구성 및 효과가 상호 모순없이 기재되어 있어야 된다

3·1·5 특허청구범위의 기재와의 대응관계

발명의 상세한 설명에는 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명에 대응하는 발명의 목적, 구성 및 효과가 각각 기재되어 있어야 한다. 단, 2이상의 청구항에 대응하는 기재가 동일한 부분에 대해서는 각 청구항과의 대응이 명료하면 구태여 발명의 상세한 설명에 중복기재되어 있지 않아도 좋다.

3·2 특허법 제42조 제3항의 위반 유형

이하 발명의 목적, 구성 및 효과의 기재불비에 의해 통상의 지식인이 용이하게 그 발명을 실시할 수 없어서 특허법 제42조 제3항의 위반이 되는 경우의 유형을 발명의 목적, 구성 및 효과의 순으로 예시한다.

3·2·1 발명의 목적의 기재불비

3·2·2 발명의 구성의 기재불비

3·2·3 발명의 효과의 기재불비

3·2·4 발명의 목적, 구성 및 효과의 상호관련에 대한 기재불비

3·2·5 특허청구범위와의 관계의 기재불비

3·2·6 거절이유 통지시의 유의사항

4. 특허청구범위

4·2 청구항

명세서의 특허청구범위에는 특허로써 보호를 받고자 하는 발명을 기재하는 항이 1 또는 2이상 있어야 한다. 이들의 항을 청구항이라 한다. 특허법 제42조 제4항에서는 특허청구범위에 복수개의 청구항을 기재할 수 있는 다항제를 표명하고 있다.

4·3 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것(특허법 제42조 제4항 제1호)

4·3·1 특허법 제42조 제4항 제1호의 위반 유형

4·4 명확하고 간결하게 기재할 것(특허법 제42조 제4항 제2호)
특허청구범위에는 발명의 목적이나 효과만을 나타내는 내용을 기재하거나, 구성 요소의 기능을 장황하게 설명하거나 또는 불필요한 용어를 과다하게 기재하면 않된다. 명확하고 간결한 기재란 어떠한 것을 의미하는가. 다음의 기재요령에 입각해서 해석해야 하지만 기본적으로 종래기술과 구별이 되어야 하고 발명을 이루는 각각의 구성요건들의 구별이 뚜렷하여야 한다.

4·4·1 특허법 제42조 제4항 제2호의 위반 유형

4·5 구성에 없어서는 아니되는 사항만의 기재(특허법 제42조 제4항 제3호)

(Ⅰ) 모든 선택물이 공통의 성질 또는 활성을 갖고 있고, 또한 (ⅱ) (ａ) 공통의 화학구조가 존재하는 즉 모든 선택물이 중요한 화학구조 요소를 공유하고 있거나, 또는(ｂ)공통의 화학구조가 판단기준이 되지 않을 경우, 모든 선택물이 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 1군의 것으로 인식되는 화학물질군에 속할 경우 상기 (ⅱ)(ａ)의 「모든 선택물이 중요한 화학구조요소를 공유하고 있다」란 복수의 화학물질이 그 화학구조의 큰 부분을 점하는 공통된 화학구조를 가지고 있는 경우 등을 말하며, 또 화학물질 이 그 화학구조의 사소한 부분밖에 공유하고 있지 않을 경우에는 그 공유되어 있는 화학구조가 종래기술로부터 보아서 구조적으로 현저한 부분을 구성하는 경우를 말한다. 화학구조 요소는 하나의 부분인 경우도 또 서로 관련한 개개의 부분의 조합인 경우도 있다.상기 (ⅱ)(ｂ)의 「1군의 것으로 인식되는 화학물질군이란 청구항에 기재된 발명하에서 동일하게 작용할 것이라는 것이 그 기술분야에서의 지식으로부터 예상되는 화학물질군을 말한다. 환언하면 그 화학물질군에 속하는 각 화학물질을 상호 대체해도 동등한 결과를 얻을 수 있는 경우이다.

4·5·1 특허법 제42조 제4항 제3호의 위반 유형

4·6 청구항의 기재요령

특허법 제42조제5항에서 대통령령으로 정하도록 한 특허청구범위의 기재요령에 대해서는 특허법시행령 제5조에서 규정하고 있다. 본 규정은 특허청구범위의 청구항(독립항, 종속항)의 정의와 이들을 기재하는 요령에 대한 것이다. 본조의 취지는 청구항의 구별의 명확성을 도모하기 위한 행정상의 편의를 위한 것으로 본다. 그러므로 본조의 위반사항은 거절이유에 해당하지만 특허이의 신청의 이유는 아니다.(특허법 제62조 제5호 및 제70조 제1항)

4·6·1 특허법시행령 제5조

4·6·2 독립항(특허법시행령 제5조 제1항 및 제2항)

특허청구범위에 다른 청구항을 인용하지 않고 기재한 청구항을 독립항이라 한다. 독립항의 기재방법(특허법시행령 제5조 제2항)에 있어서,「발명의 성질에 따라 적정한 수로」란 특허로써 보호를 받고자 하는 발명이 그 성질상 하나만으 로 기재하는 것이 적절치 않은 경우 복수의 독립항으로 기재할 수 있다는 의미와 형식적으로 보아서 동일한 청구항을 중복해서 기재하면 않된다는 의미를 가지고 있다고 해석된다. 여기에서의「형식적으로 보아서」란 2이상의 청구항이 문헌적 으로 동일하거나, 2이상의 청구항의 그 기재의 다름의 정도가 출원인에게 어떠한 실익도 인정되지 않는 정도의 것인 경우를 의미한다. 그러나 청구항의 차이가 단순히 구성요건의 다름에 있다하여 당연히 중복된 청구항이라고 판단해서는 않된다.

4·6·3 종속항(특허법시행령 제5조 제1항 및 제3항)

4·6·4 종속항(특허법시행령 제5조 제4항)

4·6·5 종속항(특허법시행령 제5조 제5항)>br>

4·6·6 종속항(특허법시행령 제5조 제6항)

5. 명세서 기재불비 일반 다음에 열거하는 경우 발명의 상세한 설명의 기재로부터 통상의 지식인이 용이하게 그 발명을 실시할 수 없을 때, 또는 특허청구범위에 기재된 사항을 통상의 지식인이 정확히 이해할 수 없을 때는 특허법 제42조 제3항 또는 제4항 및 제5항의 위반이 된다.

제2장 1특허출원의 요건

1. 특허법 제45조

2. 1특허출원의 요건

2·2 1군의 발명

2·2·2 산업상 기술분야가 동일한 발명

기본이 되는 발명과 공통된 산업상 이용분야를 갖는 발명을 뜻한다. 즉, 기본이 되는 발명과 기술분야가 일치, 중복되거나 기술적으로 직접 관련성을 갖는 발명등 이다. 예컨대 기본이 되는 발명이「유리에 금속피막을 융착시킨 차광유리」일 경우에 기술분야가 중복, 일치되는 1군의 발명의 예는「유리에 금속피막을 융착시킨 유리를 사각의 프레임에 고정한 컴퓨터전자파차단용 보안기」와 같은 경우이다.

2·2·3 해결과제가 동일한 발명

2·2·4 구성에 불가결한 사항의 주요부가 동일한 발명

기본이 되는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 주요부를 공통적인 발명의 구성으로 하는 발명을 의미한다.

2·3 1실용실안등록출원의 범위

3. 특허법시행령 제6조

3·1 특허법시행령 제6조 제1항

하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명으로 볼 수 있는 것에 대하여 특허법시행령 제6조에「1특허출원의 요건」으로 정의하여 규정하고 있다. 즉, 하나의 특허출원으로 하여 특허청구범위에 기재될 수 있는 발명의 군은 물의 발명, 물의 생산방법의 발명 및 방법의 발명을 각각 별도의 독립항으로 또한 이들은 조합하여 하나의 특허청구범위에 포함시킬 수 있도록 보장하고 있다. 여기에서 1군에 포함되는 각각의 발명은 당해 특허출원의 특허청구범위에 독립항으로 구별하여 기재될 수 있음을 의미한다.

3·2 1특허출원요건의 설명

1특허출원으로 할 수 있는 가장 기본적인 발명의 단위로써 물건에 관한 1발명, 방법(물의 생산방법에 관한 발명을 포함)에 관한 1발명을 각각 1특허출원으로 한다.

3·2·2 기본이 되는 물의 발명이 있는 경우

(2) 그 물건을 사용하는 방법의 발명
물의 발명이 존재할 때, 그 물의 성질.기능등을 이용하는 방법의 발명을 의미한다 . 예를들면 기본이 되는 물의 발명이「장치」라면 이「장치」의 사용법이 하나의 발명으로 되어서 그 장치의 발명과 사용방법의 발명이 각각 독립항으로 하여 1특허출원으로 할 수 있다.

(3) 그 물건을 취급하는 방법의 발명
물건을 취급하는 방법이란 그 물건을 본질적으로 변화시키지 않으면서 그 물건에 대해서 외적인 작용을 줌으로써 그 물건의 기능을 유지 및 발휘시키는 방법을 의미한다. 예를들면, 기본이 되는 물의 발명이 특정한 구조를 가지고 있을 때에 그 물을 수납운반하는 방법 또는 그 물을 저장하는 방법등이 물을 취급하는 방법의 대표적인 예이다. 또한 예로 그 물건의 특성이 불안정한 화합물일 경우에 안정화제의 첨가등의 방법에 의하여 그 화합물을 안정화시키는 방법을들 수 있다. 이러한 물의 발명과 그 물을 취급하는 상기와 같은 방법의 발명을 각각 독립항으로 하여 1특허출원에 기재할 수 있다. 그 물을 취급하는 물의 발명도 같은 의미로 해석된다.

(4) 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건에 관한 발명
물의 발명이 있을 때 그 물건을 생산하는 기계, 기구 및 장치의 의미는 별도의 설명을 요하지 않는다. 즉, 그 물건을 생산하는데 사용되는 장치류라고 해석된다. 그러나 물을 생산하는「기타의 물건」의 의미가 명확하지 않다. 여기서의「기타의 물건」은 1특허출원의 요건을 실질적으로 확대시키는 작용을 한다. 물건을 생산하는 장치류의 발명뿐만 아니라, 소위 재료적인 물건 예를들면 촉매나 미생물등의 원료에 관한 발명도 그 기본이 되는 물의 발명과 함께 독립항으로 하여 1특허출원에 기재될 수 있다.

(5) 그 물건의 특정성질만을 이용하는 물건의 발명
물의 발명에 대해서 그 물의 특정설질만을 이용하는 물이란 그 물의 속성을 독점적으로 이용하는 물을 의미한다. 이는 소위 용도발명의 개념을 포함하여 그 보다 더 넓은 의미를 갖는 상태의 물을 의미한다. 전형적인 예는「물질발명(DDT) 」에 대한 독립항과 그「물질발명」에 대한「용도발명(DDT 살충제)」을 독립항으 로 하여 1특허출원으로 할 수 있다는 것을 들 수 있다.

3·2·3 기본이 되는 방법의 발명이 있는 경우

그 방법의 실시에 직접사용하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건에 관한 발명, 즉 기본이 되는 발명이 방법의 발명일 경우에 그 방법을 실시하는데 사용되는 장치류 와 기타 촉매, 원료등의 발명을 각각 독립항으로 해서 1특허출원으로 할 수 있다. 예를들면 「일정 크기의 기포제와 유리원료를 혼합하여 틀에 넣는 내부에 구형의 공간을 여러개 갖는 유리컵의 제법」과 「기포발생부, 유리원료 공급부 및 혼합부 를 갖고 혼합된 원료를 일정 형상으로 고형시키는 장치」와 같이 전자는 제품의 생산방법이고 후자는 그 방법을 실시하는데 사용되는 기계이므로 각각 독립항으로 하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.

3·3 1특허출원에의 기재

1특허출원으로 할 수 있는 경우는 원칙적으로 기본이 되는 발명과 전기한 1특허출원의 요건에 해당하는 발명을 선택적으로 또는 전부를 기재할 수 있다. 그러나 기본이 되는 물의 발명을 1독립항으로 기재하기 곤란한 경우 또는 1특허출원의 요건에 해당하는 전기한 발명이 1독립항으로 기재하기가 곤란할 때에는 1군의 발명에 해당하는 경우에 한하여 2이상의 독립항으로 할 수 있다. (특허법시행령 제6조제2항) 물의 발명이 기본일 때 이물 자체에 관한 발명의 독립항을 2이상으로 기재할 수 있고 또한 물의 발명에 관한 1독립항과 그 물의 생산방법에 관한 발명을 1특허출원으로 하고자 할 때 그 물의 생산방법의 발명을 1독립항으로 하기가 곤란할 때에는 2이상의 독립항으로 구분하여 1특허출원으로 할 수 있다.