미국 특허청의 최종 심사통지 실무 
특 허 청 전 자 과
김 영 길
미국특허청은 신속한 심사라는 지상목표를 달성하기 위해 18개월이내의 심사기간을 설정하고 이를 달성하기 위해 최초심사통지시 완전한 심사가 이루어지도록 하고, 제 2의 심사통지가 통상적으로 최종심사통지가 되도록 유도하며, 최종심사통지 후에는 보 정등을 엄격히 제한함으로써 궁극적으로는 2번의 심사통지에 대부분의 심사가 완료되도록 하고 있다. 그런데 최종심사통지 제도를 이해하기 위해서는 출원의 심사과정에 대한 전반적인 이해가 필수적이기 때문에 이하에서는 최종심사통지와 관련된 심사과정을 소개하고자 한다.
상세설명과 청구범위를 읽은 후 심사관은 관련분야의 서치를 하고 서치가 끝난후 청구항들에 의해 정의된 주제의 특허성 여부와 적용가능한 법들에 적합한지 여부를 결정하기 위하여 출원서와 청구된 발명을 분석된다. (특허법 132조와 시행규칙 1.104 (a) 참고) 출원의 심사결과는 심사통지의 형태로 출원인에게 통지된다. 참고로 이 심사통지서는 한국의 거절이유통지서에 해당하지만 한국실무가 거절이유만 을기재하는 반면, 미국실무에서는 허여가능한 청구항에 대한 언급등 다양한 심사결과가 통지되므로 한국실무와 상이한 부분이 많아 거절이유통지라는 용어 보다는 심사한결과에 대한 총괄적인 통지라는 의미에서 이하에서는 심사통지라는 용어를 사용하기로한다.이 심사통지는 실체거절이유(Rejection), 방식거절이유(Objection), 요구사항(Requirement)을 포함한다. 실체거절이유는 청구항에 의해 정의된 발명이 특허성 (Patentability)의 요건을 만족하지 못함을 나타낸다. (한국특허법의 29조의 신규성/진보성/확대된 범위의 선원,36조의 선원,42조3/4항의 상세한 설명/청구범위의 기재불비,48/49조의 요지변경을 포함하는 개념) 심사관의 심사통지서는 실체거절이유의 근거 법률조항을 명시하고 이 거절이유가 적용되는 청구항들, 그리고 비특허성(Unpatentability)의 결론에 도달하게 되는이유와 증거를 명시한다. 방식거절이유(Objection)는 훈령(Regulation) 또는 실무(pratice)에 어긋나는 경우에 발생한다. 예를들면 방식거절이유는 도면의 형식위반(한국특허법시행규칙 21조2항에 해당), 청구범위기재방식위반(한국특허법 42조5항에 해당), 생물공학 발명에 관련된 순서정보의 형식위반,청구범위에 영향을 미치지 않는 상세한 설명 또는 도면의 신규사항(New Matter)의 도입, Quayle사건에서와 같이 형식상의 문제를 제외하고 출원이 특허허여상태에 있을때 발생한다.실체거절이유와 방식거절이유 사이의 실무상에 있어서의 차이점은 실체거절이유에 불복시는 항고 및 저촉 심판소(Board of Patent Appeals and Interferences)에 호소할 수 있으나,방식거절이유는 청장에게 청원(petition)하여 호소할 수 있다는 점이다. 심사관에 의한 요구사항(Requirement)는 한정요구(Restriction Requirement)이거나 신규사항을 삭제라는 요구이거나 출원서 기재형식에 있어서의 다른 요구 사항이다. 심사관의 요구사항에 불복시는 청장에게 청원해야 한다. 심사통지는 청구항의 일부 또는 전부가 특허가능한 상태에 있다는 것을 나타낼 수도 있다. 즉 이러한 청구항은 실체 및 방식거절이유를 극복한 것이고, 특허가능한 주제로 여겨진다. 참고로 한국의 실무에서는 거절이유통지서상에 거절이유만을 기재하여 특허 가능한 청구항에 대한 언급이 없다. 따라서 거절되지 않은 청구항들도 추후에 다시 거절될 수 있다. 그러나 미국의 실무는 비록 일부항이 거절되더라도 특허가능한 청구항들을 명시함으로써 심사관이 번복하는 특별한 경우를 제외하고는 출원인이 특허가능한 청구항들과 거절된 청구항들을 명확히 구별할수 있어 필요에 따라 거절된 청구항들을 제거하여 특허가능한 청구항에 대해 먼저 특허를 받고 거절된 청구항들에 대해서는 계속적인 출원을 통해 심사관과 추가적인 논쟁을 벌일 기회를 부여하여 특허 가능한 청구항에 대한 신속한 특허부여가 가능하다.
심사통지는 어떠한 보정이 특허허여(Allowance) 가능한 상태로 만들거나 또는 적어도 항고를 위한 보다 나은 형태로 만드는 보정에 대한 심사관의 제안을 포함할 수 있다.심사관이 출원서상의 모든 청구항이 특허허여가능하다고 결론을 내리면 심사관은 1935년의 Quayle사건 판결에 근거하여 실질적인 출원심사 종결을 하는 결정을 내려서 출원인이 더이상의 보정을 할 수 없도록 한다.이러한 결정은 일반적으로 특허허여를 위한 모든 실질적이고 법률적인 요구사항이 만족되었지만 특허허여되기 전에 보정되야할 필요가 있는 명세서의 정정 또는 새로운 선서등의 사소한 형식적인 방식거절이유가 존재할 때 내린다. 한국의 실무의 경우 심사관이 임의로 고칠 수 없는 사소한 명세서상의 오류를 거절이유통지 하면 때때로 이 거절이유와 관계없는 명세서상의 부분을 보정(예를들면 청구범위수의 증가)을 하여 추가적으로 심사해야할 부분이 증가함으로써 심사부담이 가중되는 경우도 많다.
모든 심사통지는 이 통지에 대한 응답기간(한국의 의견서 제출기간에 해당) 이 명시된다.현재의 미국특허청의 방침은 응답을 위하여 3개월의 단축된 법정기간을 설정하는 것이다.출원인은 요금을 지불하여 6개월까지 법정기한을 연장할 수 있지만 초과할 수는 없다. (특허법 133조 참고) 심사통지에 대한 응답내용에는 심사관에 의한 각 방식거절이유, 실체거절이유, 요구 사항에 대해 언급해야 한다. (시행규칙 1.111 참고) 출원인은 심사관의 견해에 단순히 불복하거나, 발명을 보다 잘 정의하기 위하거나 심사관의 견해에 맞추기 위해 상세한 설명 및 청구항을 보정한다. 또한 청구항의 특허성에 대한 논쟁을 지지하 기 위해 증거자료(evidence)를 제출하는 것이 가능하다. 이러한 증거자료는 일반적으로 선서공술서(affidavit) 또는 선서서(declaration)의 형태로 제출되는데 이들은 실체/방식거절이유에 대항하는 유리한 사실을 설명한다. 이 선서공술서 또는 선서서는 심사관이 선행기술(prior art)이라고 믿는 인용참증(reference)의 유효일(effective date)이전으로 발명일을 수립하기 위해 제공될 수 있다. (시행규칙 1.131 참고) 선서공술서 또는 선서서는 출원인의 출원서상의 공개된 발명이 동작 가능하거나 수행가능 하다는 것을 입증하거나, 선행기술이 동작불가능하다는 것을 입증하거나, 청구된 발명이 선행기술 보다 예견되지 않는 효과를 가진다는 것을 입증하거나, 청구된 발명이 상업적인 성공을 하였다는것을 입증하기 위해 제공될 수 있다. (시행규칙 1.132 참고) (한국의 실무와는 달리 미국실무에서는 상업적인 성공도 좋은 진보성의 근거가 된다.)이런 형태의 증거자료는 심사관이 고려할 수 있도록 최종심사통지 (Final Office Action) 전 적절한 방식으로 제출하는것이 중요하다. 또한 심사통지서에서 기재된 응답기간동안 계속적인 출원(continuing application)을 출원할 수 있다. 최종심사통지후 보통 고려되는 계속적인 출원의 형태는 일부계속출원(CIP)이다.
심사통지에 대한 응답서가 미국특허청에 접수되면 출원서는 다시 심사된다. (시행규칙 1.112 참고)이 응답서 제출 이후 심사관에게 다음의 심사통지를 위해 2개월(한국의의견서 처리기한에 해당)이 주어진다. 현재의 실무하에서 출원인이 보정을 하지 않은 것에 대하여 실체거절 이유의 새로운 근거 (new ground)을 도입하는 경우를 제외하고는 실질적인(on the merits) 제2 또는 그 이후의 결정이 최종심사통지(한국의 거절사정서에 해당하지만 하기와 같이 항고 이외의 추가적인 절차가 있어 상이한 부분이 많다)가 된다.(자세한 사항은 제3장 참고) 예를들면 최초심사통지후 출원인이 보정을 하지 않은 청구항에 대해 새로운 인용참증으로 실체거절이유를 통지한다면 다른 청구항이 보정되어 새로운 인용참증을 적용할 수 있더라도 상기 보정을 하지 않은 청구항에 대한 새로운 인용참증 때문에 제2 또는 그 이후의 심사통지는 최종심사통지가 되지 않는다. (미국심사편람 706.07(a) 참고) 일단 최종심사통지 이후에는 출원인은 심사관이 고려하도록 더 이상 보정하거나 새로운 증거를 제출할 권리가 없다. 다만 특허허여상태로 만들거나 항고를 위한 더 나은 형태로 만드는 보정은 허용된다. 또한 최종심사통지 후 방식거절이유나 요구사항에 맞추기위한 보정은 일반적으로 허용된다. (시행규칙 1.116(a) 참고) 제2 또는 그이후의 심사통지서는 최초심사통지에서 나타난 동일한 방식거절이유, 실체거절이유, 요구사항을 나타낼 수도 있고, 특허허여가능한 청구항들에 대한 지적 또는 어떻게 하면 청구항들이 특허가능하게 될 수 있는지에 대한 심사관의 제안이 포함될 수 있다. 최종심사통지제도는 미국특허청의 신속한 심사 방침에 촛점을 맞춘 제도로서 최종심사통지 후에는 심사관의 의견에 순응(일반적으로 거절된 청구항의 삭제) 하든지 계속적인 출원 또는 항고를 하라는 심사관의 최후통첩이므로, 대부분의 경우 심사통지가 2회로 제한되고 출원인이 자유로이 보정할 권리도 심사개시 후에는 최초심사통지와 최종심사통지 사이의 1회로 제한된다. 따라서 미국실무에서는 한국실무에서 보다 출원인이 보정할 기회가 적기 때문에 미국출원시는 적절한 선행기술 조사를 통해 사전에 특허가능한 청구범위로 청구하려는노력이 필요하다.또한 이러한 최종거절이유제도가 미국출원시 다양한 청구항을 기재하는 한 원인이 된다고 하겠다.
이 실무는 한국에서의 실무(거절사정 후 항고)에서는 전혀 존재하지 않는 심사실무로서 최종심사통지후 일지라도 항고심판전에 발명자에게 추가적인 기회를 부여하여 되도록이면 심사관과 충분한 의견교환을 거친 후 더 이상의 진전이 없을 때 계속적인 출원을 하던지 항고심판을 청구하여 항고심판을 줄이기 위한 제도이다. 최종심사통지가 발부된 후에는 출원인은 더 이상 보정할 권리가 없다. 다만 이전에 정보를 제출하지 못한 충분한 사유를 보인 경우에는 추가적인 보정, 논쟁,증거자료가 고려된다. (시행규칙 1.116(b) 참고) 특허를 받을 수 있는 상태로 만들거나 항고시를 위한 보다 나은 형태로 만드는 보정은허용되며, 방식거절이유나 요구사항을 만족시키기 위한 보정 역시 최종심사통지후 허용된다. (시행규칙 1.116(a) 참고) 현재의 미국특허청 정책에 따르면 최종심사통지에 대한 단축된 응답기간은 보통 최종심사 통지후 3개월이다. 만일 응답이 최종심사통지후 2개월이내에 접수된다면 최종심사통지일로 부터 3개월후 또는 권고통지(Advisory Action)이 우송된날 중 늦은날에 응답기간이 끝나기때문에 일반적으로 2개월이내에 응답서를 제출하도록 권유되고 있다. 이러한 가변적인 응답기간은 미국특허청이 권고통지를 우송하는데 지연이 발생하여 응답기간연장을 함에 따라 수수료를 지불하는 것을 방지하기 위함이다. 이렇게 2개월 이내에 응답서를 제출하면 심사관은 출원서상의 모든 청구항이 특허허여 가능한 상태이면 기간연장 수수료 없이 특허허여 절차를 진행하고, 출원인의 허락없이 심사관이 변경할수 없는 형식상의 문제를 제외하고는 모든 청구항이 특허허여가능한 상태이면 기간연장 수수료 없이 출원인이 보정 후 특허허여 절차로 진행하며, 어느 하나의 청구항이라도 특허허여 가능한 상태가 아니면 권고통지를 보낸다. 단축된 응답기간 후의 기간연장은 추가적인 응답서와 수수료가 필요하며, 최종심사통지 후 6개월 이내에 법정응답기간이 끝난다. 출원인은 이 응답기간중 항고심판청구서 (Notice of Appeal)를 제출할 수 있다. 이러한 항고심판청구서의 접수는 출원에 대한 추후의 결정이 내려지기까지 기간연장을 위한 수수료 없이,추가적으로 2개월의 기간을 가지는 효과를 가진다.출원인은 또한 계속적인 출원(continuing application)중의 한가지 형태를 출원할 수 있다. 이 계속적인 출원은 최종심사통지서에서 명시한 응답기간내 또는 기간연장요금을 지불함에 의해 연장된 기간내에 제출되어야 한다. 일부계속출원을 출원할 예정이 아니라면 계속적인 출원을 하기전에 최종심사통지후의 응답서를 심사관이 고려할 기회를 갖기까지 기다리는 것이 일반적으로 적절하다.
최종심사통지에 대한 응답서를 검토한 후 심사관은 권고통지서 또는 특허허여 가능성통지서(Notice of Allowability)를 우송한다. 특허허여가능성 통지서는 출원의 모든 청구항이 특허가능한 상태에 있다는 것을 알려준다. 권고통지는 출원인에게 최종심사통지에 대한 응답을 검토한 후의 심사관의 결정을 알려준다. 이 결정은 최종심사통지에 대한 응답시 제출된 제안된 보정 또는 추가정보를 인정할 수 없다고 할수도 있고, 어떤 논쟁거리(argument) 또는 제안에 대한 심사관의 논평일 수도 있다. 결국 권고통지서는 최종심사통지에 대한 응답기간을 연장함으로써 출원에 대한 추가적인 통지를 얻을 수 있는 추가적인 시간이 얻어질수 있는지를 알려준다.
특허법 132조에는 다음과 같이 최초심사통지후 다시 심사해야 함을 규정하고 있다."심사에서 청구항이 실체거절(rejected)되거나 어떠한 방식거절이유 (objection) 또는 요구사항 (requirement)이 이루어지면 청장은 출원인에게 출원 수속을 계속할 것인지를 판단하기에 유용하도록 참증과 함께 이러한 실체거절이유, 방식거절이유, 요구사항에 대한 합당한 이유를 설명하여 통지해야 한다. 이러한 통지를 받은후 출원인이 보정하거나 보정하지 않고 그의 청구항을 고수한다면, 그 출원은 다시 심사된다. 보정시에 신규사항을 도입해서는 안된다. 또한 시행규칙1.112조에서는 " ..... 심사통지가 최종이 아니라면 출원서 또는 재심사하의 특허는 다시 심사된다." 라고 규정하고 있고, 시행규칙 1.113조에서는 최종심사통지후의 절차에 대하여 "제2 또는 그 이후의 심사통지는 최종이 되고 출원인 또는 특허권자의 응답은 청구항의 실체거절이유의 경우에는 시행규칙 1.191에 따라서 항고하거나 시행 규칙 1.116에 따라서 보정을 해야한다. 청구항에 대한 실체거절이유와 관련되지 않은 방식거절이유 또는 요구사항에 불복시는 청장에게 청원을 해야한다. 최종심사통지에 대한 응답은 거절된 청구항을 삭제하거나 항고하는 것이어야 한다." 라고 규정하고 있으며, 시행규칙1.118에서는 최종심사 통지후 보정에 대하여 " 최종심사통지 후 보정은 청구항을 삭제하거나 형식에 대한 요구사항을 만족시키도록 보정하는것이다. 항고에서 고려되기 위한 보다 나은 형태로 보정하는 것은 허용된다." 라고 규정하고 있다.
(1)특허법 132조에 대한 예외
최초심사통지후에 다시 심사해야 한다는 특허법132조의 규정에 대한 예외는 아래와 같이 최초심사 통지가 최종심사통지가 되는 경우와 2장에서 언급한바와 같은 Quayle판결에 따른 실질적인 심사 종결의 경우가 있다. ① 최초심사통지가 최종심사통지가 되는 경우 (심사편람 706,07(b))
(2) 제2심사통지가 최종이 되는것에 대한 예외
제2심사통지가 최종심사통지가 되지 않고 제3또는 그 이후의 심사통지가 최종심사통지가 되는경우는 아래와 같다.
최종심사통지 후에는 아래와 같은 추가적인 절차가 있다. (1)항고 (2)시행규칙 1.116하의 보정 제2심사통지후의 보정은 통상적으로 이전의 심사통지에서 이루어진 실체거절이유, 방식거절이유, 요구사항에 대한 보정에 한정되어 매우 제한적으로 운용되고(시행규칙 1.112), 또한 최종심사 통지후의 보정은 i)거절된 청구항을 삭제하거나 ii)형식에 대한 요구사항을 만족하도록 하는 것이나 iii)현재의 거절된 청구항을 항고를 위한 보다 나은 형태로 보정하는 것이어야 한다. (시행규칙 1.116(a))
그리고 최종심사통지후 또는 항고 청구 후라도 출원의 장점을 나타내는 보정은 그러한 보정이왜 필요하고 왜 이전에 제출되지 못했는지에 대한 충분한 사유를 제시한다면 받아들여질 수 있다.(시행규칙 1.116(b)) 그러나 최종심사통지후의 보정에 대해서는 출원인이 보정할 권리는 없으며 받아들일지 여부는 심사관이 결정한다.
(3)논쟁(argument) - 재고요청(reguest for reconsideration)
시행규칙 1.131과 1.132에 의한 선서공술서(affidevit) 또는 선서서(declaration)을 통하여 지지되는 사실을 보임으로써 심사관의 견해에 대해 논쟁을 벌이거나 재고를 요청할 수 있다.
(4)면담요청
(5)최종성의 철회를 요구하는 청원(petition)
(6)출원의 포기
출원인이 최종심사통지 후 보정을 한 경우 아래와 같은 방식으로 보정을 받아들일지 여부를 결정한다.
(1)보정이 특허허여가능한 상태로 만든다면 보정을 받아들인다. (2)보정이 거절된 형식적인 문제를 만족시키는 것 또는 거절된 청구항을 삭제하는 것이면 보정을 받아들인다. (3)보정이 심사관의 제안을 단순히 채택하는 것이라면 보정을 받아들 인다. (4)보정이 청구항의 청구범위에 영향을 미친다면 (시행규칙 1.116(b))
일반적으로 최종심사통지 후의 보정은 전체적으로 받아들이거나 받아들이지 않지만, 출원이 최종심사통지 후이고, 응답(보정)이 단축된 법정기간(3개월) 종료 직전에
도착하여 심사관이 출원인과 의견교환을 하여 응답을 보완할 시간적 여유가 없으며, 항고 신청이 되어 있지 않을 때에 한하여 아래와 같은 경우에 제한적으로 보정을 부분적으로 받아들인다.
① 일부 청구항이 특허허여 가능하고 일부 청구항이 실체거절되어, 보정시 거절된 청구항을 삭제하고 자명하게 특허허여 가능하지 않은 새로운 청구항을 부가할때
→거절된 청구항의 삭제만 인정
② 모든 청구항이 실체거절되고, 보정시 거절된 청구항을 삭제하고 자명하게 특허가능한 적어도 하나의 새로운 청구항을 부가할때
→거절된 청구항의 삭제와 모든 새로운 청구항 인정
③ 모든 청구항이 특허 허여 가능하고 모든 청구항에 형식적인 결함이 있어, 보정시 결함을 고치고 특허허여 가능하지 않은 적어도 하나의 새로운 청구항을 부가할 때
→결함을 고친것만 인정
UR/TRIPS협정시의 경과규정에 의해 1993년 6월 8일 또는 이전에 유효미국출원일을 가지는 출원에 대해서는 최종심사통지후 취할 수 있는 또 다른 절차가 있다. 시행규칙 1.129(a) 하에서 최종심사통지의 최종성은 응답서가 기간에 맞게 제출되고 시행규칙 1.17(r)에서정한 경과요금을 지불한다면 자동적으로 철회된다. 최종심사통지후 항고심판청구서 제출전에 보정서가 제출된다면 상기 규정에 의해 보정서가 고려된다. 일단 경과수수료가 납부되면 심사관은 모든 제안된 논쟁거리, 보정, 증거자료를 받아들이고, 다음의 심사통지가 발송되기전에 접수된 어떠한 새로운 정보공개서(Information Disclose Statement)를 고려되고 계속적인 출원과 동일한 기준하에 심사가 진행된다. 이 경과규정은 계속적인 출원을 출원하지 않고 출원수속을 종결할 수 있는 추가적인 기회를 부여한다. 또한 이 경과 규정은 항고심판전에 항고를 위한 보다 나은 형태로 출원서를 변경할 추가적인 기회를 준다.
미국특허청의 최종심사통지제도는 신속한 심사라는 미국심사실무의 기본방침을 달성하기 위한 가장 핵심적인 제도로, 심사적체가 심한 일본에서도 이미 실시하고 있어 추후 여건이 성숙되면 한국에서도 도입가능한 제도라고 생각된다. 그러나 이 제도를 시행하기 위한 전제조건이 최초심사통지시 완전한 심사가 이루어져거절이유의 일괄기재가 가능해져야 한다는 점을 고려할때 일본에서와 마찬가지로 심사건수의 대폭적인 축소를 통해서만이 실시될수 제도라는 점을 유념해야 한다. 아무쪼록 이 글이 미국특허 심사실무를 공부하고자 하는 심사관, 변리사, 발명자 및 업체의 특허담당자에게 유용한 자료가 되기를 바라며, 현재 3극을 중심으로 진행되고 있는 심사실무 통일화에 대비하여 조금이나마 도움이 되었으면 한다.