최근의 미국 특허청 심사 실무

심사 4 국 전자과
통신 사무관 김 영 길

제 1 장. 서 론

제 2 장. 출원의 형태

제 3 장. 심사과정

  1. 한정 (Restriction)

    심사를 위한 착수시 심사관이 먼저 고려하는 사항중의 하나가 출원서 상에 2개 이상의발명이 청구되어 있느냐는 것이다. 미국특허청의 심사관은 출원서의 형태에 따라2개의 기준과 가이드라인에 따라 한정 문제를 취급한다.

    특허법 121조하에서의 한정은 독립적이고 (independent) 별개의 (distinct)발명들을가진 국내출원에 적용된다. 독립적이고 별개의 발명들이라고 주 장하는 근거가 있는지 여부를 결정하기 위한 가이드 라인은 심사관 심사편 람 (MPEP) 800장에 잘나타나 있다. 한정을 요구하기 위해서 심사관은 독립적이고 별개의 발명 사이에 한정을 요구하기 위한 충분한 근거를 제시해야하며, 더 나아가서 한정을 요구하는합당한 이유(예를들면 심사관에 의해 파악된 발명들이 그 기술분야 에서 분리된 상태(separatestatus)로 얻어졌거나 다른분야의 서치를 필요로 하는것) 를 제시해야 한다.

    발명들사이에 한정이 바람직스러울때 심사관은 출원인의 대리인에게 전화로 한정 요구를 전달하도록 권장받고 있다. 심사관은 전화에 의해 예비선정 (provisional election)이 이루어지도록 요구하고 그렇게 함으로써 서신으로 한정요구를 통지함과 동시에 이선정된 발명의 심사결과를 통지할 수 있다.

    다른 한정을 위한 기준은 PCT의 발명의 단일성(Unity of Invention) 이다. 이 기준은미국내로의 국내단계에 들어온 것을 포함하는 국제출원(PCT)에 적용할 수 있으나, 국제출원에 근거하여 출원된 계속적인 출원에는 적용될 수 없다. 발명의 단일성하에서 출원인은 단일의 일반적인 발명적 개념(single general inventive concept)을 가지는 청구항들을 단일의 출원서에 가지는 것이 허용된다. 즉 이것은 청구항이 선행기술과 청구된 발명간을 구별하는 어떤 공통적이거나 상응하는 특별한 기술적인 특징을 가지고 있어야 한다는 것을 의미한다.

    국내 출원의 실무하에서는 심사관이 하나의 출원서상의 발명들 사이에 한정을 요구 할때 출원인은 출원서에서 심사를 위한 단일의 발명을 선정해야 한다. 출원인은 심 사관의요구를 재고해 달라고 심사관에게 요청할수 있고 감독적인 검토를 위해 청원(petition)을통해 철회를 요구한다.

    그러나 UR/TRIPS 협정에 따른 20년간의 특허 존속기간을 도입할때의 경과 규정하에 서출원인은 단일의 출원서에 다수의 발명을 청구할 수 있다. 이 경과 규정은 한정요구가 1995년 4월 8일 또는 이후에 이루어지고 1995.6.8일(UR/TRIPS에 의한 개정법 시행일)에 적어도 3년이상 미국특허청에 계류중인 출원에 적용될 수 있다. 만일 출 원인이 단일의 출원서에 다수의 발명이 심사되도록 하려면 추가되는 각 발명마다 출원료에상당하는 요금을 지불해야 한다. 출원인은 선정되지 않은 발명을 보호받기 위해 분할출원(Divisinal Application)을 할 권리를 가진다. 그러나 1995년 6월 8일 또 는 이후에 출원된 분할 출원에 대한 특허존속기간은 20년특허기간(20 year patent term)에 따른다. 출원인은 단일출원내에 심사되어질 각 선정되지 않은 발명에 대 한 추가요금을 지불하기전에 심사관의 한정요구의 철회를 청원할 수 있다.일단 한정 요구가 이루어지면 청구하는 발명을 기재한 출원의 계류중인 어느 때라도분할출원을 출원할 수 있다. 분할출원은 특허되거나 포기되거나 이전의 출원에 대한절차가 종료 되기 전에 출원해야 한다. (특허법 120, 121조 참고)

  2. 심사통지(Office Action)

    상세설명과 청구범위를 읽은 후 심사관은 관련분야의 서치를 하고 서치가 끝난후 청구항들에 의해 정의된 주제의 특허성 여부와 적용가능한 법들에 적합한지 여부를 결정하기 위하여 출원서와 청구된 발명을 분석된다. (특허법 132조와 시행규칙 1.104(a) 참고) 출원의 심사결과는 심사통지의 형태로 출원인에게 통지된다. (이 심사통지서는한국의 거절이유통지서에 해당하지만 상이한 부분이 많다.) 이 심사통지는 실체거절이유(Rejection), 방식거절이유(Objection), 요구사항(Requirement)을 포함한다. 실체거절이유는 청구항에 의해 정의된 발명이 특허성(Patentability)의요건을 만족하지 못함을 나타낸다. 심사관의 심사통지서는 실체거절이유 의 근거 법률조항을명시하고 이 거절이유가 적용되는 청구항들, 그리고 비특허성(Unpatentability)의 결론에 도달하게 되는 이유와 증거를 명시한다. 방식거절이유(Objection)는 훈령(Regulation) 또는 실무(pratice)에 어긋나는 경우에 발생한다. 예를들면 방식거절이유는 도면의 형식위반, 청구범위 기재방식위반, 생 물공학 발명에관련된 순서정보의 형식위반, 상세한 설명 또는 도면의 신규사항(New Matter)의 도입시에 발생한다. 실체거절이유와 방식거절이유 사이의 실무상에 있어서의 차이점은 실체거절이유에 불 복시는 항고 및 저촉 심판소(Board of Patent Appeals and Interferences)에 호소할 수 있으나,방식거절이유는 청장에게 청원(petition)하여 호소할 수 있다는 점이 다. 심사관에 의한 요구사항(Requirement)는 한정요구(Restriction Requirement)이거나 신규사항을 삭제라는 요구이거나 출원서 기재형식에 있어서의 다른 요구 사항이다.

    심사관의 요구사항에 불복시는 청장에게 청원해야 한다.심사통지는 청구항의 일부 또 는 전부가 특허가능한 상태에 있다는 것을 나타낼 수도있다. 즉 이러한 청구항은 실체 및 방식거절이유를 극복한 것이고, 특허가능한주제도 여겨진다. 심사통지는 어떠 한 보정이 특허허여(Allowance) 가능한 상태로 만들거나 또는 적어도 항고를 위한 보다 나은 형태로 만드는 보정에 대한 심사관의 제안을포함할 수 있다. 심사관이 출원서상의 모든 청구항이 특허허여가능하다고 결론을 내리면 심사관은 1935년의Quayle사건 판결에 근거하여 실질적인 출원심사 종결을 하는 결정을 내려서 출원인이 더이상의 보정을 할 수 없도록 한다. 이러한 결정은 일반적으로 특허허여를 위한 모든 실질적이고 법률적 인 요구사항이 만족되었지만 특허허여되기 전에 보정되야할 필요가 있는 현저한 형 식적인 방식거절이유가존재할 때 내린다.

  3. 심사통지에 대한 응답 (Response to Office Action)

    모든 심사통지는 이 통지에 대한 응답기간(한국의 의견서 제출기간에 해당)이 명시된다. 현재의 미국특허청의 방침은 응답을 위하여 3개월의 단축된 법정기간 을 설정하는 것이다. 출원인은 요금을 지불하여 6개월까지 법정기한을 연장할 수 있지만 초과할 수는 없다. (특허법 133조 참고) 심사통지에 대한 응답내용에는 심사관에 의한 각 방식거절이유, 실체 거절이유, 요구사항에 대해 언급해야 한다. (시행규칙 1.111 참고) 출원인은 심사관의 견해에 단순히 불복하거나, 발명을 보다 잘 정의 하기 위하거나 심사관의 견해에 맞추기 위해 상세한 설명 및 청구항을 보정한 다. 또한 청구항의특허성에 대한 논쟁을 지지하기 위해 증거자료(evidence)를 제출 하는 것이 가능하다. 이러한 증거자료는 일반적으로 선서공술서(affidavit) 또는 선서서 (declaration)의 형태로 제출되는데 이들은 실체/방식거절이유에 대항하는 유리한 사실을 설명한다. 이 선서공술서 또는 선서서는 심사관이 선행기술(prior art)이라고 믿 는 인용참증(reference)의 유효일(effective date)이전으로 발명일을 수립하기위해 제공될 수 있다. (시행규칙 1.131 참고) 선서공술서 또는 선서서는 출원인의 출원서상의 공개된 발명이 동작 가능하거나 수행가능하다는 것을 입증하거나, 선행기술이 동작불가능하다는 것을 입증하거나, 청구된 발명이선행기술 보다 예견되지 않는 효과를 가진다는 것을 입증하거나, 청구된 발명이상업적인 성공을 하였다는것을 입증하기위해 제공될 수 있다. ( 시행규칙 1.132 참고) 이런 형태의 증거자료는 심사관이 고려할 수 있도록 최종심사통지(Final Office Action)전 적절한 방식으로 제출하는것이 중요하다. 또한 심사통지서에서 기재된 응답기간동안 계속적인 출원(continuing application)을 출원할 수 있다. 최종심사통지후 보통 고려되는 계속적인 출원의 형태는 일부계속출원(CIP)이다.

  4. 심사관에 의한 재고

    심사통지에 대한 응답서가 미국특허청에 접수되면 출원서는 다시 심 사된다. (시행규칙 1.112 참고) 이 응답서 제출 이후 심사관에게 다음의 심사통지를 위해 2개월(한국의의견서 처리기한에 해당)이 주어진다. 현재의 실무하에서 출원인이 보정을 하지 않은 것에 대하여 실체거절 이유의 새로운 근거(new ground)을 도입하는 경우를 제외하고는 실질적인(on the merits) 제2 또는 그 이후의결정이 최종심사통지(한국의 거절사정서에 해당하지만 상이한 부분이 많다)가 된다. 다시 말하면 최초심사통지후 출원인이 보정을 하지 않은 청구항에 대 해 새로운 인용참증으로 실체거절이유를 통지한다면 다른 청구항이 보정되어 새로운 인용참증을 적용할 수있더라도 상기 보정을 하지 않은 청구항에 대한 새로운 인용참증 때문에 제2 또는 그이후의 심사통지는 최종심사통지가 되지 않는다. (미국심사편 람 706.07(a) 참고) 일단 최종심사통지 이후에는 출원인은 심사관이 고려하도록 더 이상 보정하거나 새로운 증거를 제출할 권리가 없다. 다만 특허허여상태로 만들거나 항 고를 위한 더 나은 형태로만드는 보정은 허용된다. 또한 최종심사통지후 방식거절이 유나 요구사항에 맞추기위한 보정은 일반적으로 허용된다. (시행규칙 1.116(a) 참고)제2 또는 그이후의 심사통지서는 최초심사통지에서 나타난 동일한 방식거절이유, 실체거절이유, 요구사항을 나타낼 수도 있고, 특허허여가능한 청구항들에 대한 지적 또는 어떻게 하면 청구항들이 특허가능하게 될 수 있는지에 대한 심사관의 제안이 포함될 수 있다.

  5. 최종심사통지에 대한 응답(Response to Final Office Action)

    이 실무는 한국에서의 실무(거절사정 후 항고)에서는 전혀 존재하지 않는 심사실무로서최종심사통지 후 일지라도 항고심판전에 발명자에게 추가적인 기회 를 부여하여 항고심판청구를 줄이기 위한 제도이다. 최종심사통지가 발부된 후에는 출원인은 더이상 보정할 권리가 없다. 다만 이전에 제출되지 않은 정보에 대한 충분한 사유를 보인경우에는 추가적인 보정, 논쟁, 증거자료가고려된다. (시행규칙 1.116(b) 참고) 특허를 받을 수 있는 상태로 만들거나 항고시를 위한 보다 나은 형태로 만드는 보정은허용되며, 방식거절이유나 요구사항을 만족시키기위한 보정역시 최종심사통지후 허용된다. (시행규칙 1.116(a) 참고) 현재의 미국특허청 정책에 따르면 최종심사통지에 대한 단축된 응답기간은 보통 최 종심사 통지후 3개월이다. 만일 응답이 최종심사통지후 2개월이내에 접수된다면 최 종심사통지일로부터 3개월후 또는 권고통지(Advisory Action)이 우송된날 중 늦은날 에 응답기간이 끝나기 때문에 일반적으로 2개월이내에 응답서를 제출하도록 권유되고 있다. 이러한 가변적인응답기간은 미국특허청이 권고통지를 우송하는데 지연이 발생하여 응 답기간연장을 함에 따라수수료를 지불하는 것을 방지하기 위함이다. 이렇게 2개월 이내에 응답서를 제출하면심사관은 출원서상의 모든 청구항이 특허허여 가능한 상태이면 기간연장 수수료 없이 특허허여절차를 진행하고, 출원인의 허락없이 심사관이 변경할수 없는 형식상의 문제를 제외하고는 모든 청구항이특허허여가능한 상태이면 기간연장 수수료 없이 출원인이 보정 후 특허허여 절차로 진행하며, 어느 하나의 청구항이라도 특허허여 가능한 상태가 아니면 권고통지를 보낸다. 단축된 응답기간 후의 기간연장은 추가적인 응답서와 수수료가 필요하며, 최종심사통지 후 6개월 이내에 법정응답기간이 끝난다. 출원인은 이 응답기간중 항고심판청구서(Notice of Appeal)를 제출할 수 있다. 이러한 항고심판청구서의 접수는 출원에 대한 추후의 결정이 내려지기까지 기간연장을 위한 수수료 없이, 추가적으로 2개월의 기간을 가지는 효과를 가진다.출원인은 또한 계속적인 출원(continuing application)중의 한가지 형 태를 출원할 수 있다. 이 계속적인 출원은 최종심사통지서에서 명시한 응답기간내 또는 기간연장요금을 지불함에의해 연장된기간내에 제출되어야한다. CIP출원을 출원할 예정이 아니라면 계속적인 출원을 하기전에 최종심사통지후의 응답서를 심사관이 고려할 기회를 갖기까지 기다리는 것이 일반적으로 적절하다.UR/TRIPS협정시의 경과규정에 의해 1993년 6월 8일 또는 이전에 유효미국출원일을 가지는 출원에 대해서는 최종심 사통지후 취할 수 있는 또 다른 절차가 있다. 시행규칙 1.129(a) 하에서 최종심사통지의 최종성은 응답서가 기간에 맞게 제출되고 시행규칙 1.17(r)에서정한 경과요금을 지불한다면 자동적으로 철회된다. 최종심사통지후 항고심판청구서 제출전에 보정서가 제출된다면 상기 규정에 의해 보정서가 고려된다. 일단 경과수수료가납부되면 심사관은 모든 제안된 논쟁거리, 보정, 증거자료를 받아들이고, 다음의 심사통지가 발송되기전에 접수된 어떠한 새로운 정보공개서(Information Disclose Statement)를고려한다. 이 경과규정은 계속적인 출원을 출원하지 않고 출원수속을 종결할 수 있는 추가적인 기회를 부여한다. 또한 이 경과규정은 항고심판전에 항고를 위한 보다 나은형태로 출원서를 변경할 추가적인 기회를 준다.

  6. 권고통지(Advisory Action)

    최종심사통지에 대한 응답서를 검토한후 심사관은 권고통지서 또는 특허허여 가능성통지서(Notice of Allowability)를 우송한다. 특허허여가능성 통지서는 출원의 모든 청구항이 특허가능한 상태에 있다는 것을 알려준다. 권고통지는 출원인에게 최종심사통지에 대한 응답을 검토한 후의 심사관의 결정을 알려준다. 이 결정은 최종심사통지에 대한 응답시 제출된 제안된 보정 또는 추가정보를인정할 수 없다고 할수도 있고, 어떤 논쟁거리(argument) 또는 제안에 대한 심사관의 논평일수도 있다. 결국 권고통지서는 최종심사통지에 대한 응답기간을 연장함으로써 출원에 대한추가적인 통지를 얻을 수 있는 추가적인 시간이 얻어질수 있는지를 알려준다.

  7. 면담 (Interview)

    면담은 면전에서 또는 전화에 의해 행하여진다. (시행규칙 1.133(a) 참고) 면담은 발명의 특정한 측면을 설명하거나 강조하고 심사관이 제기한 특허성에 관련된 특별한 이슈를 진전시키고 명료하게 하는데 매우 도움이 된다. 적어도 면담은 심사관과 출원인 양자의 입장을 상호이해할 수 있게 한다. 또한 면담을 통해 출원을 특허받을 수있는 상태로 하거나 항고시를 위한 보다 나은 형태로 만드는 절차적 인 문제나 보정에관하여 심사관으로부터의 권고를 얻을 수 있다.출원심사가 진전될 수 있는 합리적인 가능성이 있을때 심사관의 판단에 의해 면담이 주어진다. 출원이 계속적인 출원인 경우를 제외하고는 보통 최초심사통지전의 면담은 허용되지 않는다. 또한 심판청구취지서(Appeal Brief)가 제출되거나 출원서상의 모든 청구항에 특허가 부여된 후에는 보통 면담이 부여되지 않는다. 일반적으로 최종심사통지후 한번의 면담은 허락되지만 심사관의 판단여부에 따라 허락되지 않을수도 있다. (심사편람 713.01 참고) 면담이 행하여지는 모든 출원에 있어서 완전하고 적절한 면담내용의 기록은 심사관에 의해철회되지 않았다면 기록되어야 한다. (시행규칙 1.133(b) 참고) 이러한 기록은 면담중에보여진 전시 또는 증거, 논의된 청구항의 내용, 논의된 인용참증의 내용, 주요 제안된 보정내용, 새로운 논쟁거리, 도달된 합의내용의 요약에 대한 간결한 기재를 포함하는 것이일반적이다.

    전화면담은 출원을 특허허여상태로 만들기 위한 경미한 변경에 대한 제안을 위해 심사관에 의해 자주 실시된다. 보다 복잡한 보정이나 제안은 서면으로 다루어 지는것이좋다. 더구나 미국특허청의 모든 업무가 서면으로 이루어지기 때문에 서면기록으로 반영되지 않은 구두약속이나 양해내용은 일반적으로 고려되지 않는다.

  8. 공개의 의무(Duty of Disclose)

    특허출원의 준비 또는 수속에 실질적으로 관련된 사람들이 지켜야할 성실과 선의의 의무(duty of candor and good faith)가 있다. 이 성실과 선의의 의무는 특허출원서의청구항의 특허성에 중요한 영향을 미칠 수 있는 정보는 심사관에게 제출되어야 한다는것이다.(시행규칙 1.56(a)참고) (한국의 실무에서는 존재하지 않는 실무이지만 미국특허청의 실무에서는 매우 중요한 제도이다.)

    스스로 또는 다른 정보와 함께 결합되어 청구항의 진보성을 논할 때, 또는 청구항의 특허성에 대하여 다투는 경우에 출원인의 입장과 상이한 정보를 제공할 때 이 정보는 중요하게 된다.(시행규칙 1.56(b)참고)

    이러한 정보는 특허나 인쇄물에 한정되는 것이 아니라 특허성에 대해 중요한 정보가 될 수 있는 어떠한 형태의 선행기술까지 확대되며 진보성에 대한 심사관의 거절 이유를 극복할 수 있다고 믿는 정보를 포함한다. 현재의 청구항의 특허성에 중요하지않은 정보는 제출할 의무가 없다. 삭제된 청구항 또는 심사관의 고려대상에서 제외된청구항에 대한 정보는 현재 심사되고 있는 청구항에 중요한 정보가 아니라면 제출할필요가 없다. 만일 특정한 문헌이나 정보가 특허성에 대하여 중요한지 의심스러울 때는 이 정보가 중요한지에 대한 결정을 심사관이 할 수 있도록 심사관에게 제출되어야 한다.또한 이 정보는 청구된 발명에 대한 중요성이 인지되었을때 즉시 시행규칙 1.97, 1.98에 따라서 정보공개서(Information Disclosure Statement)를 접수함으로써 심사관에게 제공되어야 한다.정보공개서의 접수요건은 정보공개서가 접수되는 시점에 따라 변하고, 일반적으로 발행료를 제출하기까지 특허청에 즉시 제출된 정보는 심사관에 의해 검토된다.

    여기서 즉시 제출이라는 의미는 최초심사통지전 또는 공개의무를 가지는 개인이 그 정보를 인지한때로부터 3개월이내의 제출을 의미한다. 예를들면 이 3개월 기간은 대응특허에 관련되어 외국의 특허청과 서신왕래시의 정보의 인용된 시점부터 시작된다.

    심사관에 의해 인용 되었거나 미국특허청에 의해 제공된 정보를 모은 것에 불과한 경우에는 이러한 정보는 제출될 필요가 없다. 다음의 챠트는 출원수속중 정보공개서를 제출시 서로 다른 요건에 대해 설명하고 있다. 

          
  A    (1)     B     (2)    C         (3)         D     (4)     E
  I----ㅜ------I------------I-------ㅜ-----------I--------------I
    
 FD    3     FAOM           FRej    NOA         IFPd           PAT
    여기서

    (1) 실질적인 최초심사통지전 또는 출원일로부터 3개월이내중 늦 은날짜 (A-B) :
    다른 요건 필요없음.
    (2) (1)기간후, 최종심사통지전 또는 특허허여 통지전중에서 이른 날짜(B-C) :

    (3) (2)기간후, 발행료납부전(C-D) : (4) 발행료납부후(D-E) :
    발행철회를 위한 청원과 시행규칙 1.17(i)(1)에 의한 수수료 (130$)

    이러한 정보제출서는 이 정보의 복사물과 복사물의 리스트와 비영어 로된 정보의 관련성에대한 자세한 정보를 포함한다. 공개의무를 가진자에게 번역문이 용이하게 활용가능한상태가 아니라면 비영어문헌의 영어번역문을 제출할 의무가 없다.일반적으로 새로운 정보는 이 정보가 하나 이상의 청구항의 비특허성을 뒷받침하는 자료가 아니라면 발행료지불 후에는 검토되지 않는다. 새로운 정보는 만일 시행규칙 1.313(b)(5)에 의해 발행을 철회하는 청원이 계속적인 출원과 함께 접수되면 발행료납부 후라도 검토된다. 이러한 정보는 계속적인 출원에서 검토되고, 해당출원은 포기된 것으로 처리된다.

제 4 장. 특허의 정정

  1. 정정 증명서(Certificate of Correction)

    정정증명서가 발행된 특허에 나타난 오류를 정정하기 위해 활용된다. 이 증명서는 미국 특허청 또는 출원인의 실수에 근거한 오류를 정정하기 위해 발행된다. 254조하에서 정정증명서는 만일 오류가 특허청 기록에 의해 명확하면 특허청의 실수에 근거하여 발행된다. 이 조항에 의해 정정되는 전형적인 실수는 보정내용을 받아들일때 또는 인쇄과정중의 인쇄업자의 실수에 의해 야기된다. 255조하에서 정정증명서는 실수가 선의에서 발생하고 정정이 신규사 항을 형성하지 않거나 재심사를 필요로하지 않을때 출원인의 실수를 정정하기 위해 사용된다. 이 규정하에서의 정정되는 실수의 유형은 사무적이거나 타자상에 의한 실수들이다. 이러한 형태의 실수예는 모출원의 상세설명을 참조하여 이루어지는데, 포대기록으로 부터 명백한 gram등의 측정 단위가 빠진 경우이다. 정정증명서를 가진 특허는 그 특허가 본래 정정된 형태로 발행된 것과 동일한 효과를가진다. 일단 정정증명서가 미국특허청에 의해 허락되면 복사본이 특허출원기록(patent file wrapper)에 첨부되며 그 이후의 특허사본에 첨부된다.

  2. 기명된 발명자의 정정

    실제의 발명자를 기재하는데 있어서의 오류는 특허법 256조하에서 특허발행후에 정정될 수있다. 256조하에서의 발명자요건을 정정하는 절차는 원래의 그리고 실질적인 발명자와 특허의 양수인 모두가 포함된 모든 이해당사자에 의한 청원을 필요로 한다. 이 청원은 날짜를 포함한 당시여건과 어떻게하여 발명자요건에서 오류가 발생했는지 그리고 어떻게 이러한 오류가 발견됐는지에 대하여 설명한다.

    발명자요건에 대한 오류는 사기적인 의도가 없었다면 정정가능하다. 올바른 발명자를거명하는데 있어서의 오류는 256조하에서 정정될 수 있는 오류라면특허를 무효화하지 않는다.

  3. 재심사(Reexamination)

    재심사는 1981년 7월에 미국특허청이 문제가 된 청구항의 특허성에 대하여 재심사한 이래로 활용되어온 절차이다. 재심사는 선행특허나 간행물에 관한 특허성을 검토하는 경우로한정된다. 재심사요청은 특허존속기간에 더하여 6년간(enforceable life of patent) 특허권자를 포함한 어느 누구에 의해서 접수될 수 있다. 재심사 요청이 접수되면 이러한 사실이 미국 특허청의 공보에 실린다. 또한 청장은 그의 주도하에 재심사를 개시할 권한을 가진다. (특허법 303(a)참고) 심사관은 신청서에서 인용된 정보에 의해 새로이 특허성에 대 한의문이 재기되는지를 결정하기 위해 재심사 요청을 검토된다. 재심사 요청을 받아들이기 위해서 심사관이 특허상의 어느 청구범위가 선행 특허 또는 간행물에 의해 진보성과 관련하여 특허받을 수 없다고 결론 내릴 필요는 없다. 일단 재심사 요청이 받아들여지면 특허권자는 2개월 이내에 진술서 (statement)를 제출한다.제3자에 의한 재심사 요청시에는 제3자는 특허권자의 진술서가 있는 경우 이 진술서에 답변 할 수 있다. (특허권 304조 참고) 재심사 과정중 이 제3자는 특허권자에 의해 접수되거나 특허청에 의해 우송된 모든 서류의 사본을 받는다. 그러나 특허권자의 진술서에 대한 답변서를 제출 할 수 있는 기회는 제3자가 재심사 과정에 참여할 수 있는 마지막 기회가 된다. 재심사 동안에 특허권자는 특허 청구범위를 보정하거나 새로운 청구 항을 부가할 수 있다. 재심사는 일반적으로 선행특허와 간행물에 관련되어 특허성을 판단하는 것으로 제한되지만,기존 청구항에 존재하지 않는 새로운 또는 보정된 청구항은 특허성의 모든 기준에 근거하여 심사된다. 재심사의 서류는 재심사 전체과정 동안에 공중 심사를 위해 공개된다. 일단 재심사 과정이 끝나서 특허성이 있는 항이 존재하면 특허권자에게 재심사 증명서(Reexamination Certificate)를 발행의향이 있다는 통지서를 발송한다. 이 재심사 증명서는 증명서 번호와 함께, 발행된 특허에 이루어진 변화를 명시하고, 특허된 청구항 중에서 지지된 청구항과 지지되지 아니하여 삭제된 청구항에 대하여, 또한 신설되거나 보정된 청구항 중에서 지지된 청구항에 대하여 명시한다. 재심사 증명서에서 특허청구항에 변화가 있으면 제3자에게 계재권(intervening right)이 주어진다. 따라서 법원은 재심사 증명서가 발행되기 전에 투자가 이루어지거나 사업이 개시된 것을 보호하기 위해 형평성에 따라 수정된 특허를 침해하는 제조, 사용, 판매를 계속할 수 있도록 하고 있다. (특허법 301조(b) 참고)

  4. 재발행 (Reissue)

    사기적인 의도가 없이 발행된 특허에 오류가 있을 경우 재발행 출원(Reissue Application)으로 정정될 수 있다. 이러한 오류는 기재사항, 청구항, 도면, 발명자 요건, 이전의 미국 또는 미국이 아닌 나라에서의 출원에 대한 조회를 할때 존재할 수 있다. 재발행 출원 절차는 실시 불가능한 공개 또는 발명을 실행하는 최선의 모드 (best mode)를 공개하지 못한 것에 관련된 발행된 특허의 치명적인 결함을 고치기 위해 또는 원특허를 얻는데에 있어서 행하여진 불공정한 행위를 치유하기위해 사용될 수 없다. 재발행 출원은 발명자들의 선서(oath) 또는 선서서(declaration)이 원특허에서의 오류를 지적하고 그러한 오류가 어떻게 하여 발생했는지 지적하는 것을 제외하고는 원특허를 얻기위한 출원에서와 같은 동일한 요건을 만족해야 한다. 재발행 출원은 발명자에 의해 출원해야 하며 만일 이 출원이 최초특허의 청구범위를 확대 하려는 것이 아니라면 특허의 양수인에 의해서 출원될 수 있다. 재발행 출원은 변경사항이 원특허의 청구범위를 확대하는것이 아니라면 원특허의 존속기간내의 어느때라도 출원할 수 있으며, 확대되는 것이라면 특허취득후 2년이내에 출원해야 한다. 재발행 출원의 접수는 미국 특허청 공보에 공지된다. 재발행출원의 서류는 재발행 출원의 전과정 동안 일반 공중에게 공개된다. 제3자는 시행규칙 1.291조에 의한 시기적절한 이의 신청서(protest)를 접수함으로써 심사관에게 정보를 제출할 수 있다. 재발행 출원에 있어서의 심사과정은 원특허의 출원에서와 같은 과정을 거친다. 재발행 출원에서의 모든 청구항이 특허가능한 것으로 결정되면, 재발행 출원은 원특허에서의 절차와 같은 방식으로 처리된다. 재발행 특허는 원특허에서의 어떤 오류를 정정하는 어떤 변화가 없는한 부여되지 않는다. 재발행된 특허는 별도의 재발행 특허번호를 부여받고 원특허의 잔존 특허기간 동안 특허가 부여된다. 재발행 특허에서 이루어진 변화는 재발행 특허가 부여된 시점에 유효하게된다. 또한 재심사에서와 동일하게 재발행 특허에서 청구범위에 변화가 있다면 252조하에서 제3자에게 계재권(intervening right)이 주어진다.

제 4 장 결 론